แหล่งที่มา : สำนักวิชาการ
ย่อสั้น
การกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถาน ศาลต้องตรวจข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์และข้อเถียงตามคำให้การของจำเลยทั้งสิบเอ็ด หากมีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่โจทก์ยกขึ้นอ้างในคำฟ้อง แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การโต้เถียงปฏิเสธไม่รับ ศาลต้องกำหนดข้อที่ไม่รับกันนั้นไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 183 เมื่อจากคำฟ้องและคำให้การเห็นได้ชัดแจ้งว่าคดีมีข้ออ้างและข้อเถียงกันเป็นประเด็นข้อพิพาทด้วยว่า จำเลยร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ เพราะโจทก์อ้างในคำฟ้องโดยแจ้งชัดว่าจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO WAY” ไปใช้รวมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า “Za” แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การปฏิเสธไม่รับในข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้างในคำฟ้อง โดยให้เหตุผลแห่งการปฏิเสธว่า การที่จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยมีคำว่า “TWO-WAY FOUNDATION” อยู่ใต้คำว่า “Za” โดยปฏิเสธที่จะขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO-WAY” ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยร่วมกระทำการโดยสุจริต ปัญหาเรื่องผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสุจริตหรือไม่ จึงมิได้มีเฉพาะกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของโดยสุจริตตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 27 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้กำหนดประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในชั้นชี้สองสถานจึงเป็นการที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยการพิจารณา
การที่จำเลยร่วมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รวมทั้งสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งด้วยตามคำขอเลขที่ 370236 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 เป็นเพียงการนำคำว่า “TWO WAY” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งดังกล่าวมาใช้ประกอบกับคำว่า “Za” ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ทั้งปรากฏว่า จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ดังนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ของจำเลยร่วมจึงหาใช่การนำคำว่า “TWO WAY” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์มาใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้า โดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไม่
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าแป้งแข็งสำหรับสุภาพสตรีมานานกว่า 20 ปี โดยใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าคำว่า “ทู เวย์” เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า Tellme Creance 2 WAY คือเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า อายแชโดว์ บรัชออน ครีมรองพื้น ครีมกันแดด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ตามทะเบียนเลขที่ ค 155392 กับสินค้าจำพวกที่ 48 เดิม ทั้งจำพวก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534 ตามทะเบียนเลขที่ 160769 ทะเบียนเลขที่ 161178 และทะเบียนเลขที่ 161542 กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งแข็ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ตามทะเบียนเลขที่ ค 11378 และทะเบียนเลขที่ ค 11353 กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532 ตามทะเบียนเลขที่ ค 99129 และกับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าแป้งผัดหน้า ลิปสติก บรัชออน อายแชโดว์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532 ตามทะเบียนเลขที่ ค 99106 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ซิเซอิโด คำปะนี ลิมิเต็ด สัญชาติญี่ปุ่น ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Za TWO-WAY FOUNDATION” คือเครื่องหมายการค้า ในสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าสบู่ น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ เครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้า เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางใช้กับเส้นผมและเครื่องสำอางใช้กับผิวกาย ตามคำขอเลขที่ 370236 โดยไม่ขอถือสิทธิคำว่า “TWO WAY” แต่เพียงผู้เดียว โจทก์เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO-WAY” ไปใช้ร่วมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า “Za” แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ควรที่นายทะเบียนจะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ถึงแม้จะมีการสละสิทธิในคำดังกล่าว แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO WAY” ก็ยังปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอให้มีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าโดยตัดคำว่า “TWO-WAY” ออก ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่นายทะเบียนจำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัยที่ 179/2543 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสิบเอ็ดเป็นคดีนี้ โจทก์เห็นว่าจำเลยทั้งสิบเอ็ดมิได้พิจารณาตามคำคัดค้านและคำอุทธรณ์ของโจทก์ถึงความไม่สุจริตของผู้ขอจดทะเบียนที่นำเอาเครื่องหมายการค้าคำว่า “TWO WAY” ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ที่ผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370238 ยื่นคำโต้แย้งกล่าวอ้างว่า คำว่า “TWO WAY” เป็นคำที่มีความหมายว่า สองทาง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็ง ก็ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงว่าเป็นแป้งที่ผัดหน้าที่สามารถใช้กับน้ำก็ได้ หรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้นั้นฟังไม่ขึ้น เพราะนายทะเบียนได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าคำว่า “TWO WAY” ของโจทก์แล้วเห็นว่าชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว คำว่า “TWO WAY” ของโจทก์ไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีสิทธินำเอาคำว่า “TWO WAY” ของโจทก์ไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 179/2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370236 ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า “TWO-WAY” ประกอบอยู่ด้วยมิชอบที่จะรับจดทะเบียนเป็นการขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กับขอให้บังคับให้ผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยตัดอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ออก ตามมาตรา 15 และมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของผู้ขอจดทะเบียน
จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การว่า จำเลยที่ 1 ได้วินิจฉัยคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ก็ดี หรือจำเลยที่ 2 ถึงจำเลยที่ 11 ที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ก็ดี จำเลยทั้งสิบเอ็ดได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสุจริต โดยยึดหลักเกณฑ์การพิจารณาตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 6, 7, 8 และ 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยคำนึงถึงเหตุผลตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้ดำเนินการโดยครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอน ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว กล่าวคือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ซิเซอิโด คำปะนี ลิมิเต็ด บริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ เครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้า เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางใช้กับเส้นผม เครื่องสำอางใช้กับผิวกาย ตามคำขอเลขที่ 370236 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 5 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ให้ผู้ยื่นคำขอแสดงการปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” เพราะเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย ผู้ยื่นคำขอได้มีหนังสือแสดงการปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 6 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนโดยขอให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยตัดคำว่า “TWO WAY” ออก นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอโต้แย้ง ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำโต้แย้งโดยมีสาระสำคัญว่า เครื่องหมายการค้าที่ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนมีคำว่า “TWO WAY” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมาย 2 ทาง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าต่าง ๆ ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จะเห็นได้จากแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 150/2540 ที่วินิจฉัยคำว่า “TWO WAY” เมื่อใช้กับสินค้ากางเกงในสุภาพบุรุษ ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้ทั้งสองด้านนับเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรง คำว่า “TWO WAY” หรือ “ทูเวย์” เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้า แป้งแข็ง ก็ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงว่า เป็นแป้งผัดหน้าที่สามารถใช้กับน้ำก็ได้หรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้และปัจจุบันนี้ คำว่า “TWO WAY” เป็นคำสามัญทางการค้า เป็นคำที่เล็งโดยตรงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า จนมีบุคคลหลายฝ่ายที่ต่างก็ใช้คำว่า “TWO WAY” บรรยายสินค้าของตน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดจึงไม่เกิดขึ้น จำเลยที่ 1 ในฐานะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำคัดค้าน คำโต้แย้งและหลักฐานต่าง ๆ แล้ว เห็นว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของผู้ยื่นคำขอตามคำขอเลขที่ 370236 แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าของผู้จดทะเบียนก็อาจเรียกขานได้ว่า ซีเอทูเวย์ ฟาวเดชั่น หรือแซดเอทูเวย์ฟาวเดชั่น ส่วนของโจทก์อาจเรียกขานได้ว่า ทูเวย์ นับว่ามีเสียงเรียกขานแตกต่างกัน ประกอบกับผู้ขอจดทะเบียนได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Za” ลักษณะประดิษฐ์ไว้แล้วตามทะเบียนเลขที่ ค 76861 (คำขอเลขที่ 337751) เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกับคำขอรายนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2540 ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 9 ฉะนั้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว จึงได้วินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านและดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ต่อไปตามคำวินิจฉัยที่ 179/2543 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 3 โจทก์ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 179/2543 ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 10 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ในฐานะคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว เห็นว่าโอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วจึงชอบที่จะรับจดทะเบียนได้โดยไม่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และไม่ต้องห้ามตามมาตรา 8 (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงให้ยกอุทธรณ์ และให้นายทะเบียนพิจารณาดำเนินการเพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ต่อไป ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 4 คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจึงถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่โจทก์กล่าวในคำฟ้องว่า เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “TWO WAY” ที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 ถึงหมายเลข 10 โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้กับสินค้าแป้งแข็งซึ่งโจทก์ได้ทำการผลิตและจำหน่ายสินค้าดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง ความจริงอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” นี้ โจทก์มิได้คิดและใช้เป็นรายแรก หากแต่บริษัทเครื่องสำอางโคซี่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า “TWO WAY” อยู่ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คือเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2523 ไว้กับสินค้าจำพวก 48 เดิม รายการสินค้า แป้งผัดหน้า เช่นเดียวกับสินค้าโจทก์และได้โอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวให้ คาบูชิกิ ไกชา โคบายาชิ โคเซ่ บริษัทจดทะเบียน ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามทะเบียนเลขที่ 72866 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 11 และทะเบียนเลขที่ 98000 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 12 ตามลำดับ ต่อมาโจทก์จึงได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำเป็นอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” และระหว่างคำว่า “TWO” กับ “WAY” มีรูปลูกศร 2 ดอก ชี้ไปคนละด้านคือเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ดังนั้น โจทก์จึงมิใช่เป็นผู้ที่นำคำที่เป็นอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” มาใช้เป็นรายแรกคำว่า “TWO WAY” ที่เขียนเป็นอักษรโรมันนี้เป็นคำสามัญที่ใช้กันมานาน มิใช่โจทก์เป็นผู้คิดค้นและสร้างสรรค์แต่อย่างใด โจทก์จะถือสิทธิเอาคำที่เขียนเป็นอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” เป็นสิทธิของโจทก์แต่ผู้เดียวไม่ได้ การที่โจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3, 5 และ 7 ที่มีคำว่า “TWO WAY” เป็นอักษรโรมันและมีลูกศร 2 ดอก ชี้ไปคนละด้านเป็นเครื่องหมายอักษรประดิษฐ์ เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงยอมจดทะเบียนให้โจทก์ โจทก์ย่อมได้รับความคุ้มครองเพียงว่า หากผู้ใดนำเครื่องหมายอักษรประดิษฐ์ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นนี้ไปใช้ ก็เป็นการละเมิดต่อโจทก์ แต่มิได้หมายความรวมไปถึงว่า หากมีการนำอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ที่มีการเขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรโรมันธรรมดา ๆ มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกแป้งหรือเครื่องสำอางแล้วจะเป็นการละเมิดหรือต้องห้ามมิให้กระทำทั้งสิ้น โจทก์เองยังหลงผิดในขอบเขตของสิทธิและความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตน ทั้งโจทก์เองก็เข้าใจดีว่า คำว่า “TWO WAY” เป็นคำสามัญ ดังจะเห็นได้ว่าในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 220697 เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 4 ตามคำขอเลขที่ 220698 เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 5 และตามคำขอเลขที่ 220699 เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 6 ทั้งสามคำขอ โจทก์ได้ใช้อักษรไทยที่ออกเสียงคำว่า “ทูเวย์” ปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ด้วย และโจทก์ได้แสดงการปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรไทยคำว่า “ทู” ทั้งสามคำขอนั้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นข้อสนับสนุนผลของจำเลยทั้งสิบเอ็ดที่มิได้วินิจฉัยให้ผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370236 ตัดคำว่า “TWO WAY” ออก ตามที่โจทก์ได้คัดค้าน ที่โจทก์กล่าวในคำฟ้องว่า ผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370236 มีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามิได้พิจารณาถึงความไม่สุจริตของผู้ขอจดทะเบียนที่นำเอาอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ไปใช้รวมกับคำอื่นไปยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้านั้น ไม่เป็นความจริง การที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยมีคำว่า “TWO WAY FOUNDATION” อยู่ใต้คำว่า “Za” โดยปฏิเสธที่จะขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยสุจริตตามนัยบทบัญญัติในมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โจทก์มิได้แสดงหลักฐานใด ๆ ในชั้นคัดค้านการขอจดทะเบียนว่าผู้ขอจดทะเบียนไม่สุจริตอย่างไร ผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370236 ได้แสดงเหตุผลในคำโต้แย้งโดยยกตัวอย่างสินค้าชนิดต่าง ๆ ที่ใช้คำว่า “TWO WAY” เป็นคำที่ใช้กันสามัญในทางการค้าขายกับสินค้าเครื่องสำอาง รวมทั้งนำเครื่องหมายของผู้ขอจดทะเบียนมาเปรียบเทียบกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนมีความแตกต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ฉะนั้น โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าย่อมไม่เกิดขึ้น จึงไม่มีเหตุที่จะฟังได้ว่าผู้ขอจดทะเบียนมีเจตนาไม่สุจริต การใช้คำว่า “TWO WAY” ของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีเหตุผลดังปรากฏในคำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8 ขอให้ยกฟ้อง
ในระหว่างพิจารณา ซิเซอิโด คำปะนี ลิมิเต็ด ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยและจำเลยร่วมโดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน 1,500 บาท
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้ว่าโจทก์ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยหลายเครื่องหมายด้วยกัน กล่าวคือ เครื่องหมายการค้า ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า อายแชโดว์ บรัชออน ครีมรองพื้น ครีมกันแดด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ตามทะเบียนเลขที่ ค 155392 เครื่องหมายการค้าคำว่า “ทู เวย์” เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้า ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 48 เดิม ทั้งจำพวก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534 ตามทะเบียนเลขที่ 160769 ทะเบียนเลขที่ 161173 และทะเบียนเลขที่ 161542 เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งแข็ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ตามทะเบียนเลขที่ ค 11378 และทะเบียนเลขที่ ค 11353 เครื่องหมายการค้า ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532 ตามทะเบียนเลขที่ ค 99129 และเครื่องหมายการค้า ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า ลิปสติก บรัชออน อายแชโดว์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532 ตามทะเบียนเลขที่ ค 99106 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 จำเลยร่วมซึ่งมีสัญชาติญี่ปุ่นได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า “Za TWO-WAY FOUNDATION” คือเครื่องหมายการค้า ในสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า สบู่ น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ เครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้า เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางใช้กับเส้นผม และเครื่องสำอางใช้กับผิวกาย ตามคำขอเลขที่ 370236 ในเอกสารหมาย จ.11 โดยไม่ขอถือสิทธิคำว่า “TWO WAY” แต่เพียงผู้เดียว โจทก์คัดค้านว่าจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO WAY” ไปใช้รวมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า “Za” แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ไม่ควรที่นายทะเบียนจะสั่งให้จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO-WAY” ถึงแม้จะมีการสละสิทธิ์ในคำดังกล่าว แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO-WAY” ก็ยังปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าโดยตัดคำว่า “TWO-WAY” ออก ซึ่งจำเลยร่วมก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์แต่นายทะเบียนจำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัยที่ 179/2543 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ของจำเลยร่วมต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสิบเอ็ดเป็นคดีนี้
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ของจำเลยร่วมที่ขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 3 รวมทั้งสินค้าเครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้า แป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “TWO WAY” หลายเครื่องหมายของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็ง ชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่ และจำเลยร่วมขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ดังกล่าวโดยเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ สำหรับปัญหาว่า จำเลยร่วมขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยเจตนาไม่สุจริตหรือไม่นั้น ปัญหานี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในชั้นชี้สองสถาน ซึ่งโจทก์ก็ได้ยื่นคำร้องโต้แย้งคัดค้านขอให้กำหนดปัญหานี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ด้วย แต่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาคำร้องโต้แย้งคัดค้านของโจทก์แล้วสั่งว่าเรื่องสุจริตมิใช่ประเด็นที่จำต้องวินิจฉัยในคดีนี้ในชั้นนี้ให้ยกคำร้องของโจทก์ โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นคำแถลงโต้แย้งคำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวไว้ และอุทธรณ์ในประเด็นข้อนี้ต่อศาลฎีกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้วินิจฉัยปัญหานี้ไว้ในคำพิพากษาด้วยว่า “ในการชี้สองสถาน ศาลได้พิจารณาปัญหาเรื่องที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยร่วมมีเจตนาไม่สุจริตนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม และขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และเห็นว่า การกล่าวอ้างเรื่องความไม่สุจริตนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบของกฎหมายที่กำหนดให้ต้องพิจารณาโดยตรงหรือพิจารณาประกอบเชื่อมโยงถึงประเด็นหลักอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมโดยเป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เนื่องจากคำวินิจฉัยไม่ต้องด้วย มาตรา 8 (9) (10) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยมิได้ฟ้องจำเลยร่วมเข้ามาเป็นคู่ความด้วย การพิจารณาจึงเป็นการวินิจฉัยตามบทบัญญัติของกฎหมายข้างต้นที่บัญญัติไม่ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมิจำต้องพิจารณาว่า ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นใช้สิทธิโดยสุจริตหรือไม่ เว้นแต่กรณีใช้เครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของโดยสุจริตตามมาตรา 27 ซึ่งไม่เป็นประเด็นในคดีนี้ดังนั้น ไม่ว่าจำเลยร่วมจะสุจริตในการยื่นคำขอจดทะเบียนอย่างใดหรือไม่จึงไม่เป็นประเด็นที่จำต้องนำมาพิจารณา ปัญหาเรื่องความสุจริตจึงมิใช่เรื่องที่ต้องนำมาวินิจฉัยในคดี” เห็นว่า การกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถาน ศาลต้องตรวจข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์และข้อเถียงตามคำให้การของจำเลยทั้งสิบเอ็ด หากมีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่โจทก์ยกขึ้นอ้างในคำฟ้อง แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การโต้เถียงปฏิเสธไม่รับ ศาลต้องกำหนดข้อที่ไม่รับกันนั้นไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศได้ตรวจดูคำฟ้องและคำให้การแล้วปรากฏว่า โจทก์บรรยายฟ้องไว้ด้วยว่า จำเลยร่วมยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้า โดยแสดงการปฏิเสธไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” แต่ผู้เดียวตามคำขอเลขที่ 370236 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่าจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO WAY” ไปใช้รวมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า “Za” แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ควรที่นายทะเบียนจะสั่งให้จำเลยร่วมไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ถึงแม้จะมีการสละสิทธิในคำดังกล่าวแต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO-WAY” ก็ยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียน ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จำเลยร่วมเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าโดยตัดคำว่า “TWO-WAY” ออก จำเลยร่วมยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่นายทะเบียนจำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัยที่ 179/2543 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ของจำเลยร่วมต่อไป โจทก์ยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยที่ 273/2545 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ จำเลยทั้งสิบเอ็ดมิได้พิจารณาตามคำคัดค้านและคำอุทธรณ์ของโจทก์ถึงความไม่สุจริตของจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนที่นำเอาเครื่องหมายการค้าคำว่า “TWO WAY” ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยตัดอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ออก ในข้อนี้จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การว่าที่โจทก์กล่าวในคำฟ้องว่าจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370236 มีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยทั้งสิบเอ็ดมิได้พิจารณาถึงความไม่สุจริตของผู้ขอจดทะเบียนที่นำเอาอักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ไปใช้รวมกับคำอื่นไปยื่นขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้านั้นไม่เป็นความจริง การที่จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยมีคำว่า “TWO WAY FOUNDATION” อยู่ใต้คำว่า “Za” โดยปฏิเสธที่จะขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” จึงต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนกระทำการโดยสุจริตตามมาตรา 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขอให้ยกฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาต ให้จำเลยร่วมร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความในคดีนี้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 (2) ดังนี้ จากคำฟ้องและคำให้การดังกล่าวเห็นได้ชัดแจ้งว่าคดีมีข้ออ้างและข้อเถียงกันเป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ด้วยว่า จำเลยร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ เพราะโจทก์อ้างในคำฟ้องโดยแจ้งชัดว่า จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “TWO WAY” ไปใช้รวมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า “Za” แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การปฏิเสธไม่รับในข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้างในคำฟ้องนั้นโดยให้เหตุผลแห่งการปฏิเสธว่า การที่จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยมีคำว่า “TWO WAY FOUNDATION” อยู่ใต้คำว่า “Za” โดยปฏิเสธที่จะขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO-WAY” ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยร่วมกระทำการโดยสุจริต ปัญหาเรื่องผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสุจริตหรือไม่ จึงมิได้มีเฉพาะกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของโดยสุจริตตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 27 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มิได้กำหนดประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในชั้นชี้สองสถานจึงเป็นการที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยการพิจารณา เมื่อโจทก์กับจำเลยทั้งสิบเอ็ดและจำเลยร่วมได้สืบพยานหลักฐานเป็นประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวมาแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อนี้ไปโดยไม่ย้อนสำนวน เห็นว่า เครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 370236 ซึ่งใช้กับสินค้าเครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้ารวมทั้งแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับสินค้าชนิดเดียวกันกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมซึ่งได้แก่ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าคำว่า “ทู เวย์” เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า Tellme creance 2 WAY คือเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้า เหมือนและคล้ายกันที่คำว่า “TWO WAY” คำว่า “2 WAY” และคำว่า “ทู เวย์” นายชุบ ชื่นแด่ชุ่ม ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์พยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสิบเอ็ดว่าความหมายของคำว่า “TWO WAY” ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าแป้งผัดหน้ามีความหมายว่าใช้ได้ 2 ทาง หมายถึงใช้เป็นแป้งผัดหน้าโดยตรงได้ทางหนึ่งและสามารถที่จะชุบน้ำใช้ผัดหน้าได้อีกทางหนึ่ง ลูกค้าที่ใช้แป้งแข็งทั่วไปเมื่อพบคำว่า “TWO WAY” ก็จะเข้าใจว่าแป้งแข็งดังกล่าวนั้นใช้ได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบชุบน้ำด้วย ซึ่งข้อนี้เจือสมกับพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสิบเอ็ดและจำเลยร่วมที่นำสืบว่า คำว่า “TWO WAY” มีความหมายว่า 2 ทาง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งจึงมีความหมายว่าแป้งผัดหน้าที่สามารถใช้กับน้ำก็ได้หรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ ดังนี้ คำว่า “TWO WAY” จึงเป็นคำที่มีความหมายเล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งโดยตรงเมื่อนำคำว่า “TWO WAY” มาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งย่อมทำให้เครื่องหมายการค้าคำว่า “TWO WAY” เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 (1) และมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บุคคลทั่วไปย่อมมีสิทธินำคำว่า “TWO WAY” มาประกอบกับคำอื่นหรือประกอบกับรูปภาพอื่นเพื่อให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งนั้นได้ ปรากฏตามทะเบียนเครื่องหมายการค้า และทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามทะเบียนเลขที่ 72866 และทะเบียนเลขที่ 78000 ว่า บริษัทจำกัดจดทะเบียน ณ ประเทศญี่ปุ่นได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งสองไว้ในประเทศไทยกับสินค้าจำพวกที่ 48 เดิม รายการสินค้า แป้งผัดหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2523 ก่อนที่โจทก์จะนำคำว่า “TWO WAY” ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าเป็นครั้งแรกคือเครื่องหมายการค้า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ตามทะเบียนเลขที่ ค 155392 เป็นเวลาถึงเกือบ 5 เดือน แสดงว่าโจทก์เองก็เห็นว่าคำว่า “TWO WAY” เป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้า โจทก์จึงต้องนำคำว่า “TWO WAY” มาใช้ประกอบกับรูปลูกศร 2 ดอกชี้ไปคนละทางและทำให้คำว่า “TWO WAY” เป็นอักษรประดิษฐ์เพื่อให้เกิดลักษณะบ่งเฉพาะที่จะขอจดทะเบียนกับสินค้าแป้งผัดหน้าได้ การที่จำเลยร่วมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รวมทั้งสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งด้วยตามคำขอเลขที่ 370236 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ตามสำเนาประกาศโฆษณาคำขอเลขที่ 370236 ในจดหมายเหตุเครื่องหมายการค้าเอกสารหมาย จ.11 จึงเป็นเพียงการนำคำว่า “TWO WAY” ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งดังกล่าวมาใช้ประกอบกับคำว่า “Za” ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ทั้งปรากฏตามเอกสารหมาย จ.11 ว่า จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า “TWO WAY” ดังนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ของจำเลยร่วมจึงหาใช่การนำคำว่า “TWO WAY” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์มาใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้า โดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ คำว่า “Za” เป็นคำที่ไม่มีความหมายและเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “Za” แตกต่างไปจากสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งอื่นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ทั้งเครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมมีสำเนียงเรียกขานว่า ซีเอทูเวย์ฟาวเดชั่น หรือ แซดเอทูเวย์ฟาวเดชั่น ส่วนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์มีสำเนียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีสำเนียงเรียกขานที่แตกต่างกัน ประชาชนผู้ซื้อสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็ง เรียกขานชื่อสินค้าจากส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้านั้น สินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งที่ใช้เครื่องหมายการค้า ประชาชนจะเรียกว่า แป้งผัดหน้าซีเอหรือแซดเอ ส่วนแป้งผัดหน้าของโจทก์ประชาชนจะเรียกขานว่า แป้งผัดหน้าทูเวย์ แม้เครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมกับเครื่องหมายการค้า ที่ได้รับการจดทะเบียนของโจทก์จะใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งเช่นเดียวกัน แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองดังกล่าวไม่เหมือนหรือคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าและเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ดังนี้ เครื่องหมายการค้า ของจำเลยร่วมที่ขอจดทะเบียนกับสินค้าจำพวกที่ 3 รวมทั้งสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งจึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทกฎหมายมาตราดังกล่าว และไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “TWO WAY” ที่โจทก์ได้จดทะเบียนไว้หลายเครื่องหมาย สำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าชอบที่จะได้รับการจดทะเบียนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 179/2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 ที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ชอบที่จะรับจดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการ สินค้ารวมทั้งสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งนั้นชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโดยไม่เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 179/2543 และไม่เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น”
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
