แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
++ เรื่อง เครื่องหมายการค้า ++
++
++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++
++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ
++ ขอชุดตรวจได้ที่งานย่อข้อกฎหมายระบบ CW โถงกลางชั้น 3 ++
++
++
โจทก์เป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENTEXPRESS มาก่อนจำเลย โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของจำเลยคำว่า VENICESIMPLON – ORIENT – EXPRESS เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า ORIENT EXPRESS ของจำเลย และเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนคือเครื่องหมายคำว่า ORIENT-EXPRESS ดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของและมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 41(1) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2477 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์อ้างว่าถูกโต้แย้งสิทธิ
ที่จำเลยฎีกาว่า แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วก็ตาม แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการกระทำโดยนำเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาจดทะเบียน โจทก์จึงไม่อาจอ้างอิงแสวงสิทธิในทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อห้ามจำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศที่โจทก์ไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้นั้น เมื่อคดีนี้เป็นคดีที่โต้แย้งสิทธิกันระหว่างโจทก์กับจำเลย มิใช่การโต้แย้งสิทธิระหว่างโจทก์กับบุคคลอื่นเมื่อศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทและเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนดีกว่าจำเลย ดังนี้แม้จะวินิจฉัยข้อฎีกาดังกล่าวของจำเลยให้ ก็ไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยข้อฎีกาดังกล่าวของจำเลยอีกต่อไป
ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยรวม 19 ฉบับ และเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่184378 ของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่าORIENT EXPRESS อีกต่อไป และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้นั้น ปรากฏตามคำฟ้องว่าโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยรวม19 ฉบับ และให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1 ฉบับ โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของจำเลยและเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยดังกล่าวดีกว่าจำเลย ผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ในกรณีนี้คือจำเลย หาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยไม่ ศาลจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง ป.วิ.พ.ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง ส่วนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS อีกต่อไปนั้น ปรากฏตามคำฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย โจทก์จึงอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ย่อมไม่อาจนำคดีมาสู่ศาลเพื่อฟ้องขอให้ห้ามผู้อื่นมิให้ใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นการฟ้องเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา29 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิได้ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ปัญหาทั้งสองดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกิจการรถไฟที่มีชื่อว่า ORIENTEXPRESS ซึ่งแล่นผ่านระหว่างกรุงปารีสและกรุงอิสตันบูลมาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๘๘๓(พ.ศ.๒๔๒๖) นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๐๐ ปีเศษ จนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย มีนักประพันธ์นำไปประพันธ์เป็นนวนิยายชื่อ MURDER ON THE ORIENT EXPRESSและต่อมาได้สร้างเป็นภาพยนตร์ฉายไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย นอกจากใช้เป็นชื่อเรียกขบวนรถไฟดังกล่าวแล้ว โจทก์ยังนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้ากับสินค้าจำพวกสิ่งตีพิมพ์ หนังสือวารสาร แม็กกาซีน และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมายหลายชนิด จนสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESSเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนไว้ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก จำเลยมีเจตนาไม่สุจริตโดยรู้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้เป็นที่แพร่หลายทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย แต่จำเลยยังนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดยใช้วิธีเพิ่มตัวอักษรโรมันคำว่า VENICE SIMPLON และรูปรอยประดิษฐ์ลงไป ดังปรากฏในคำขอเลขที่ ๑๗๘๙๑๐ ถึง ๑๗๘๙๒๖ เลขที่ ๑๘๑๒๒๑, ๑๘๔๓๗๗ และ ๑๘๔๓๗๘รวม ๒๐ คำขอ โจทก์ได้คัดค้านการจดทะเบียนของจำเลยในคำขอเลขที่ ๑๘๔๓๗๘อันเป็นคำขอหลังสุดของจำเลย แต่นายทะเบียนได้ยกคำคัดค้านของโจทก์ โดยเห็นว่าโจทก์ยังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย และของจำเลยมีคำว่าVENICE SIMPLON และรูปลวดลายประดิษฐ์ประกอบเป็นภาคสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งด้วย ตามหนังสือของนายทะเบียนและคำวินิจฉัยของนายทะเบียน ซึ่งโจทก์ได้รับเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ โจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเพราะคำว่า ORIENT EXPRESS เป็นเครื่องหมายการค้าที่สำคัญที่โจทก์ได้ใช้มาก่อนจำเลยนานปีแล้ว จำเลยไม่มีสิทธินำไปจดทะเบียน ส่วนอีก ๑๙ คำขอ โจทก์ไม่ทราบมาก่อนว่าจำเลยได้นำไปจดทะเบียน จึงไม่ทันได้คัคค้าน ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า OREINT EXPRESS ดีกว่าจำเลย ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ทั้ง๒๐ คำขอดังกล่าวข้างต้น หรือให้จำเลยดำเนินการถอนคำขอและทะเบียนดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพิพากษา หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS อีกต่อไป
จำเลยให้การว่า จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS กับลวดลายตามรูปที่ ๑เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ สำหรับสินค้าในจำพวกที่ ๓๙ รายการสินค้าบรรดาสินค้าทั้งมวลซึ่งอยู่ในจำพวกนี้ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ ๑๘๔๓๗๘ นอกจากนี้ยังได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT – EXPRESS ตามรูปที่ ๒ สำหรับสินค้าจำพวกต่าง ๆ ตามคำขอเลขที่ ๑๘๔๓๗๗ และคำว่า VENICESIMPLON – ORIENT – EXPRESS ตามรูปที่ ๓ สำหรับสินค้าในหลายจำพวกตามคำขอจดทะเบียนที่ ๑๗๘๙๑๐ ถึง ๑๗๘๙๒๖ และ ๑๘๑๒๒๑ รวม ๑๘ รายการซึ่งเครื่องหมายการค้าตามรูปที่ ๒ และที่ ๓ นี้ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วทั้งสิ้นมิใช่เป็นแต่เพียงคำขอหรืออยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียน และโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS และมิได้เป็นเจ้าของรวมทั้งมิได้ประกอบกิจการรถไฟที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยต่างหากที่ประกอบกิจการรถไฟชื่อ ORIENT EXPRESS และ VENICE SIMPLON ORIENTEXPRESS นอกจากนี้โจทก์ไม่เคยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้า สิ่งตีพิมพ์วารสาร แม็กกาซีน หรือสินค้าใดที่ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว และไม่เคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS กับสินค้าใด ๆ ที่โจทก์อ้างความเป็นเจ้าของและอ้างว่าสินค้าของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย และโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นไว้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงเป็นความเท็จจำเลยไม่เคยเป็นคู่สัญญาหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใด ๆ ตลอดจนไม่เคยกระทำการใด ๆ อันเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือละเมิดต่อโจทก์ แต่การที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESSตามรูปที่ ๑ @@@@@ และคำว่า ORIENT – EXPRESS และคำว่า VENICESIMPLON – ORIENT – EXPRESS ตามรูปที่ ๒ และรูปที่ ๓ ตามคำขอต่าง ๆนั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว ซึ่งเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายโดยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดมาจากเครื่องหมายที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของ จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปที่ ๑ ถึง ๓ แล้ว ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีคำว่า VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS หรือORIENT EXPRESS เป็นสาระสำคัญแต่เพียงผู้เดียวและได้มาโดยสุจริต โดยเฉพาะคำว่า VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS ยังเป็นชื่อนิติบุคคลและชื่อทางการค้าของจำเลย ทั้งคำว่า ORIENT EXPRESS ก็เป็นชื่อที่จำเลยและบริษัทในเครือของจำเลยใช้เป็นชื่อทางการค้า นอกจากนี้จำเลยยังได้ใช้ชื่อทางการค้าทั้งสองคำดังกล่าวกับกิจการต่าง ๆ เช่น โรงแรม รถไฟ รวมทั้งใช้เครื่องหมายการค้ารูปที่ ๑ ถึง ๓กับสินค้าต่าง ๆ รวมถึงสินค้ากระดาษ เครื่องเขียน และเครื่องเย็บสมุด อันเป็นสินค้าในจำพวกที่ ๓๙ โดยได้ใช้และโฆษณาชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลานานจนเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของสาธารณชน ยิ่งกว่านั้นจำเลยยังได้จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามรูปทั้งสามและเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีคำทั้งสองดังกล่าวเป็นสาระสำคัญไว้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย เช่น จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS กับสินค้ากระดาษ เครื่องเขียนเครื่องเย็บสมุด ในกลุ่มประเทศเบเนลักช์ และประเทศฝรั่งเศส ซึ่งโจทก์อ้างว่ามีภูมิลำเนาอันเป็นเครื่องยืนยันความสุจริตของจำเลย จำเลยได้มาและมีสิทธิในสินค้าทั้งหมดและเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า VENICE SIMPLONORIENT EXPRESS หรือคำว่า ORIENT EXPRESS โดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าโจทก์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้ารูปที่ ๑ ที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้ารูปที่ ๓ ที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนและได้รับการจดทะเบียนแล้วนั้น ก็มีรูปลักษณะและเสียงเรียกขานแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของด้วยเพราะรูปที่ ๑ ยังมีคำว่า VENICE SIMPLON กับลวดลายเป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งส่วนเครื่องหมายการค้ารูปที่ ๓ ก็มีคำว่า VENICE SIMPLON เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน การที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ชอบแล้ว การที่โจทก์อ้างว่าไม่ทราบถึงการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปที่ ๒ และรูปที่ ๓ ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วรวม ๑๙ คำขอ นั้นความจริงโจทก์ทราบดีเนื่องจากก่อนที่จะรับจดทะเบียนนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศคำขอจดทะเบียนในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียคัดค้าน แต่โจทก์ไม่คัดค้าน ซึ่งแสดงว่าโจทก์สละสิทธิในการคัดค้านและยอมรับสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ของจำเลยขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าORIENT EXPRESS ดีกว่าจำเลย ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๗๘๙๑๐ (ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๓๙) เลขที่ ๑๗๘๙๑๑(ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๕๐) เลขที่ ๑๗๘๙๑๒ (ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๕๖) เลขที่ ๑๗๘๙๑๓(ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๖๔) เลขที่ ๑๗๘๙๑๔ (ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๖๖) เลขที่ ๑๗๘๙๑๕(ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๖๗) เลขที่ ๑๗๘๙๑๖ (ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๖๘) เลขที่ ๑๗๘๙๑๗(ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๗๔) เลขที่ ๑๗๘๙๑๘ (ทะเบียนที่ ๑๒๗๖๐๕) เลขที่ ๑๗๘๙๑๙(ทะเบียนที่ ๑๒๗๙๗๘) เลขที่ ๑๗๘๙๒๐ (ทะเบียนที่ ๑๒๘๐๐๖) เลขที่ ๑๗๘๙๒๑(ทะเบียนที่ ๑๒๘๓๘๘) เลขที่ ๑๗๘๙๒๒ (ทะเบียนที่ ๑๒๘๐๑๒) เลขที่ ๑๗๘๙๒๓(ทะเบียนที่ ๑๒๘๐๓๕) เลขที่ ๑๗๘๙๒๔ (ทะเบียนที่ ๑๒๘๐๔๔) เลขที่ ๑๗๘๙๒๕(ทะเบียนที่ ๑๒๘๐๕๗) เลขที่ ๑๗๘๙๒๖ (ทะเบียนที่ ๑๒๗๖๘๒) เลขที่ ๑๘๑๒๒๑(ทะเบียนที่ ๑๓๐๓๔๖) เลขที่ ๑๘๔๓๗๗ (ทะเบียนที่ ๑๓๐๔๐๓) และเลขที่ ๑๘๔๓๗๓เลขที่ ๑๘๔๓๗๘ ตามลำดับ หรือให้จำเลยดำเนินการถอนคำขอและทะเบียนดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันพิพากษา หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS อีกต่อไป
จำเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENTEXPRESS ดีกว่าโจทก์ และโจทก์ไม่มีสิทธิขอเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งว่า โจทก์เกิดจากการรวมกิจการรถไฟ ๕ สาย เข้าด้วยกันและดำเนินกิจการรถไฟของประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๑ โดยใช้ชื่อขบวนรถไฟว่า “ORIENT EXPRESS” ตามหลักฐานตารางการเดินรถไฟและเอกสารเกี่ยวกับการเดินรถไฟเอกสารหมาย จ.๒๙และ จ.๓๔ และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS ไว้ในประเทศฝรั่งเศสกับสินค้าประเภทยวดยานพาหนะสำหรับใช้ในการเดินทางและการขนส่งทุกชนิดเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๐ ตามหลักฐานการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.๓ ต่อมาโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกตามอนุสัญญากรุงแมดริดว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ตามหลักฐานการจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๒๖ ถึง จ.๒๘ โดยเฉพาะเอกสารหมาย จ.๒๘ เครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS ได้รับจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๒๑ ระบุชนิดของสินค้าและบริการว่า ยานพาหนะทุกชนิด การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ตัวแทนการท่องเที่ยวและการเดินทางเช่นเดียวกับที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส โจทก์นำสืบว่า จำเลยได้ทำสัญญาไว้กับโจทก์ตามสัญญาทางการค้าพร้อมคำแปลเอกสารหมาย จ.๓๕ และ จ.๓๖ ซึ่งเมื่อพิจารณาสัญญาทางการค้า ๒ ฉบับ ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าโจทก์เป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า ORIENTEXPRESS และยอมให้จำเลยใช้คำว่า ORIENT EXPRESS เป็นส่วนประกอบของชื่อทางการค้าในการประกอบกิจการเดินรถไฟขบวนพิเศษว่า VENICE SIMPLONORIENT EXPRESS (VSOE) ทั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่จำเลยที่จะโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS ให้แก่บุคคลอื่น สัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมีกำหนดเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ จนถึงวันที่ ๓๐เมษายน ๒๕๓๐ นอกจากนี้โจทก์ยังนำสืบว่า โจทก์กับจำเลยยังได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับบริการเฉพาะอย่างตามเอกสารหมาย จ.๓๗ โดยโจทก์ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS เรียกขานเป็นชื่อบริษัทและใช้กับบริการการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า การท่องเที่ยว การให้เช่ายานพาหนะขนส่งบริการอาหาร และการสำรองห้องพักสำหรับผู้เดินทาง โดยให้ใช้ได้เฉพาะคำว่าVENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS มีกำหนด ๑๐ ปี นับแต่วันที่ ๑ มกราคม๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๙ ข้อนำสืบของโจทก์ดังกล่าวจำเลยคงมีแต่นายบุญมาเตชะวณิช ผู้รับมอบอำนาจจำเลยมาเบิกความว่า สัญญาทางการค้าเอกสารหมายจ.๓๕ และ จ.๓๖ คู่สัญญาคือโจทก์และการรถไฟของประเทศอื่น ๆ กับบริษัทเวนิสซิมปลอน โอเรียนท์ เอกซ์เพรสส์ ลิมิเต็ด ไม่ปรากฏว่าได้ทำสัญญากับจำเลย บุคคลซึ่งทำสัญญาในนามของบริษัทดังกล่าวคือนายเดวิด เบนสัน ส่วนสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามเอกสารหมาย จ.๓๗ ระบุว่าคู่สัญญาคือโจทก์กับบริษัทเวนิส ซิมปลอน โอเรียนท์เอกซ์เพรสส์ ลิมิเต็ด และบริษัทจำเลย บุคคลที่ลงนามในสัญญาแทนบริษัททั้งสองคือนายเดวิด เบนสัน แต่ตามเอกสารหมาย จ.๓๕ ถึง จ.๓๗ ไม่มีข้อความระบุไว้ว่านายเดวิด เบนสัน มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย ดังนี้ แม้จะปรากฏตามสัญญาทางการค้าเอกสารหมาย จ.๓๕ และ จ.๓๖ ว่าผู้ทำสัญญากับโจทก์คือบริษัทเวนิส ซิมปลอนโอเรียนท์ เอกซ์เพรสส์ ลิมิเต็ด ไม่ใช่บริษัทจำเลย แต่นายบุญมาพยานจำเลยก็เบิกความรับว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของจำเลย สัญญาทางการค้าเอกสารหมาย จ.๓๕ ระบุว่าบริษัทในเครือของจำเลยดังกล่าวแทนโดยนายคอลินนายบาเธอร์ กรรมการผู้จัดการ หาใช่นายเดวิด เบนสัน ไม่ ส่วนสัญญาเอกสารหมาย จ.๓๖ และ จ.๓๗ ก็ระบุข้อความในทำนองเดียวกันกับเอกสารหมาย จ.๓๕ว่า บริษัทในเครือของจำเลยดังกล่าวและบริษัทจำเลยแทนโดยนายเดวิด เบนสันเจ้าหน้าที่ผู้บริหารใหญ่ ซึ่งย่อมมีความหมายอยู่ในตัวว่านายเดวิด เบนสัน ทำแทนบริษัทในเครือของจำเลย และจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคล หาจำต้องระบุถึงอำนาจที่จะกระทำการแทนจำเลยไว้ด้วยไม่ เพราะสัญญาดังกล่าวมิใช่หนังสือมอบอำนาจ การระบุชื่อคู่สัญญาว่าทำแทนโดยผู้ใดย่อมเป็นการเพียงพอแล้ว หากจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS จริงดังที่จำเลยนำสืบ ก็ไม่มีความจำเป็นใดที่จะให้บริษัทในเครือของจำเลยไปทำสัญญาทางการค้าเอกสารหมาย จ.๓๕และ จ.๓๖ ขอใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากโจทก์เป็นส่วนประกอบของชื่อทางการค้าในการประกอบกิจการเดินรถไฟขบวนพิเศษว่า VENICE SIMPLON ORIENTEXPRESS และจำเลยเองก็คงไม่ต้องไปทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิเอกสารหมาย จ.๓๗กับโจทก์เพื่อขออนุญาตใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS เรียกขานเป็นชื่อบริษัทและบริการของจำเลยว่า VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESSสัญญาเอกสารหมาย จ.๓๕ ถึง จ.๓๗ แสดงให้เห็นว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT XPRESS ที่พิพาท จำเลยเป็นเพียงผู้ขออนุญาตใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS จากโจทก์เท่านั้น ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า ORIENT -EXPRESS คำว่า VENICE SIMPLON – ORIENT – EXPRESS คำว่า VENICESIMPLON ORIENT – EXPRESS กับรูปประดิษฐ์คล้ายดอกไม้ @@@@@@@@ คำว่าVENICE SIMPLON ORIENT – EXPRESS กับอักษรประดิษฐ์ VSOE @@@@@อักษรประดิษฐ์ VSOE @@@@@ และอักษรประดิษฐ์ VSOE กับรูปประดิษฐ์คล้ายมงกุฎ @@@@@ ตามเอกสารหมาย ล.๕๗ และยังเป็นชื่อทางการค้าของจำเลยและชื่อบริษัทในเครือของจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๕๘ และจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่าง ๆ ดังกล่าวไว้กับสินค้าและบริการหลายชนิดหลายจำพวกในหลายประเทศ ตามเอกสารหมาย ล.๘๐ และ ล.๘๑นั้นได้ตรวจดูเอกสารการจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าล้วนเป็นการจดทะเบียนภายหลังจากที่บริษัทในเครือของจำเลยทำสัญญาทางการค้าเอกสารหมาย จ.๓๕ และจ.๓๖ กับโจทก์ในปี ๒๕๒๕ แล้วทั้งสิ้น สำหรับการดำเนินกิจการรถไฟของจำเลยจำเลยก็นำสืบว่าบริษัทโอเรียนท์ เอกซ์เพรสส์ โฮเทล อิงค์ (ORIENT EXPRESSHOTEL INC.) เป็นบริษัทแม่ของจำเลยได้ไปประมูลตู้รถไฟเก่ามาจากบริษัทคอมปายีแองแตร นาซิอองนาล เดสวากองลีส์ เอเดสกองส์ เอกซ์เพรส ยูโรเปียน จำกัดซึ่งดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ๒๔๒๖ ถึงปี ๒๕๒๐ โดยนำมาปรับปรุงและเปิดดำเนินกิจการใหม่เมื่อปี ๒๕๒๕ ให้บริการแล่นระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศสใช้ชื่อว่า รถไฟขบวน VENICE SIMPLON ORIENT EXPRESS และ ORIENTEXPRESS ซึ่งขณะที่จำเลยเริ่มกิจการดังกล่าวก็เป็นในปีเดียวกันกับที่บริษัทในเครือของจำเลยทำสัญญาทางการค้ากับโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๓๕ และ จ.๓๖ และที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESSไว้ในประเทศฝรั่งเศสตามหลักฐานการจดทะเบียนเอกสารหมาย ล.๑๔ ก็ปรากฏว่าเป็นการจดทะเบียนเมื่อปี ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่บริษัทในเครือของจำเลยทำสัญญาทางการค้ากับโจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๓๕ และ จ.๓๖ แล้วอีกเช่นกัน ที่จำเลยฎีกาว่าสัญญาทางการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามเอกสารหมายจ.๓๕ ถึง จ.๓๗ เป็นสำเนาเอกสารที่มีโนตารีปับลิกประทับตรารับรองเฉพาะเอกสารแผ่นแรกของสำเนาเอกสารหมาย จ.๓๕ และ จ.๓๗ เท่านั้น ลายมือชื่อของคู่สัญญาในเอกสารดังกล่าวไม่มีพยานรับรองลายมือชื่อและไม่มีโนตารีปับลิกรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของบุคคลที่อ้างจริง ทั้งไม่มีโนตารีปับลิกรับรองว่าบุคคลที่อ้างว่าลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา เอกสารดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้นั้น ข้อฎีกาของจำเลยดังกล่าวจำเลยมิได้โต้แย้งว่าสำเนาเอกสารหมาย จ.๓๕ ถึง จ.๓๗ ไม่ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ เพียงแต่โต้แย้งว่าเอกสารดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะไม่ใช่เอกสารอันแท้จริง เห็นว่า เอกสารสัญญาดังกล่าวมิใช่ใบมอบอำนาจที่ทำในเมืองต่างประเทศหรือใบสำคัญและเอกสารอื่นทำนองเช่นว่านั้นจึงไม่อยู่ในบังคับมาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่จะต้องมีเจ้าพนักงานโนตารีปับลิกเป็นพยานในเอกสารดังกล่าวและมีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแสดงว่าบุคคลที่เป็นพยานนั้นเป็นผู้มีอำนาจกระทำการได้ทั้งข้อพิพาทในคดีนี้ก็มิใช่ข้อพิพาทตามสัญญาทางการค้าและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิตามเอกสารหมาย จ.๓๕ ถึง จ.๓๗ โจทก์อ้างเอกสารสัญญาดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัยของศาลว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยหรือไม่เท่านั้น มิได้ขอให้บังคับตามสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด เอกสารหมาย จ.๓๕ถึง จ.๓๗ จึงไม่ต้องห้ามมิให้รับฟังดังที่จำเลยฎีกา ด้วยเหตุดังวินิจฉัยมา เห็นว่าพยานหลักฐานของโจทก์ทั้งหมดมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESSมาก่อนจำเลย โจทก์จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและในเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของจำเลยคำว่า VENICE SIMPLON -ORIENT – EXPRESS ตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๖ ถึง จ.๒๓เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า ORIENT – EXPRESS ของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเอกสารหมาย จ.๒๔ และเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนคือเครื่องหมาย @@@@@ ตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยเอกสารหมายจ.๒๕ ดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของ และมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวได้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๔๗๗ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์อ้างว่าถูกโต้แย้งสิทธิ
ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้แล้วก็ตาม แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นการกระทำโดยนำเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาจดทะเบียน โจทก์จึงไม่อาจอ้างอิงแสวงสิทธิในทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเพื่อห้ามจำเลยจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศที่โจทก์ไม่ได้รับการจดทะเบียนไว้นั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่โต้แย้งสิทธิกันระหว่างโจทก์กับจำเลย มิใช่การโต้แย้งสิทธิระหว่างโจทก์กับบุคคลอื่นเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทและเครื่องหมายการค้าที่โจทก์จดทะเบียนและยื่นขอจดทะเบียนดีกว่าจำเลย แม้จะวินิจฉัยข้อฎีกาดังกล่าวของจำเลยให้ ก็ไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยข้อฎีกาดังกล่าวของจำเลยอีกต่อไป
อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยรวม ๑๙ ฉบับ และเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่๑๘๔๓๗๓ (ที่ถูกเป็นเลขที่ ๑๘๔๓๗๘) ของจำเลย กับห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS อีกต่อไป และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้นั้น ปรากฏตามคำฟ้องว่าโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยรวม ๑๙ ฉบับ และให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า๑ ฉบับ โดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของจำเลยและเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยดังกล่าวดีกว่าจำเลยผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ในกรณีนี้คือจำเลย หาใช่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยด้วยไม่ ศาลจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงเป็นการที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่ง ส่วนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS อีกต่อไปนั้น ปรากฏตามคำฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย โจทก์จึงอยู่ในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ย่อมไม่อาจนำคดีมาสู่ศาลเพื่อฟ้องขอให้ห้ามผู้อื่นมิให้ใช้หรือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นการฟ้องเพื่อป้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๔๗๔ ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะโจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิได้ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วยบทกฎหมายดังกล่าว ปัญหาทั้งสองดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ ๑๒๗๙๓๙, ๑๒๗๙๕๐, ๑๒๗๙๕๖, ๑๒๗๙๖๔, ๑๒๗๙๖๖, ๑๒๗๙๖๗, ๑๒๗๙๖๘,๑๒๗๙๗๔, ๑๒๗๖๐๕, ๑๒๗๙๗๘, ๑๒๘๐๐๖, ๑๒๘๓๘๘, ๑๒๘๐๑๒, ๑๒๘๐๓๕,๑๒๘๐๔๔, ๑๒๘๐๕๗, ๑๒๗๖๘๒, ๑๓๐๓๔๖ และ ๑๓๐๔๐๓ กับให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ๑๘๔๓๗๘ ให้ยกคำขอให้ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า ORIENT EXPRESS อีกต่อไปเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.
