แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่จะเป็นที่สุดตามบทบัญญัติมาตรา 18 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534ต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น หากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยนั้นได้ ตามคำฟ้องของโจทก์ได้โต้แย้งว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า สั่งและวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของโจทก์เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง คดีนี้ต่อศาลได้ คำว่า “CONCERT” ซึ่งมีความหมายว่าการแสดงดนตรีสากลโดยใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่และอาจมีนักร้องประสานเสียงด้วยหรือมโหรีสังคีตและการประสานเสียงเมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกวิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอและเครื่องขยายเสียง คำว่า “CONCERT” หาใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรงไม่เพราะสินค้าวิทยุและตู้ลำโพงมิใช่สินค้าที่ใช้รับฟังได้เฉพาะเสียงการแสดงดนตรี มโหรีสังคีตหรือการประสานเสียงเท่านั้น หากแต่ใช้รับฟังเสียงอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูด เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนหรือสัตว์เดินหรือวิ่งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น เสียงคลื่นทะเล ฟ้าร้องเสียงการทำและปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม และเสียงอื่น ๆอีกมากมาย เสียงดนตรีจึงเป็นเพียงเสียงอย่างหนึ่งในบรรดาเสียงอื่นอีกมากมายที่รับฟังได้จากวิทยุและตู้ลำโพงส่วนโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอก็ใช้ได้ทั้งชมภาพและฟังเสียงทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรี เครื่องขยายเสียงก็สามารถขยายเสียงได้ทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรีเช่นกันความหมายของคำว่า “CONCERT” เน้นไปที่การแสดงดนตรีวงใหญ่ที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมา แต่เสียงอื่นที่มิได้เกิดจากการแสดงมีได้มากมายหลายกรณี คำว่า “CONCERT”จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าวิทยุตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียง โดยตรงย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง(2)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534เครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์จึงมีลักษณะพึงรับการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 3 บัญญัติให้โอนบรรดาอำนาจ หน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือของเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2535 มาตรา 3 กำหนดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และมาตรา 5 กำหนดให้กองตรวจสอบ 2กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กองทะเบียนและหนังสือสำคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการประกาศโฆษณาและการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดเก็บเอกสารทางทะเบียนรวมทั้งออกหนังสือรับรองและต่ออายุ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และกองบริการ และเผยแพร่มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการ เกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจัดทำสารบบ และกำกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 ที่เป็นปัญหาข้อพิพาทกันในคดีนี้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำเลยเพื่อให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมดจำเลยจึงไม่อาจอ้างว่า ไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและอธิบดีกรมจำเลยมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้แม้โจทก์มิได้ฟ้องข้าราชการในกรมจำเลยซึ่งเป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ผู้อื่นเป็นจำเลย โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องจำเลยในคดีนี้ เพื่อให้รับผิดได้ เมื่อคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่ศาลจะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์ต่อไปเท่านั้นศาลไม่อาจสั่งให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทันทีได้ เพราะจำเลยต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ตามขั้นตอนตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 อันได้แก่การที่นายทะเบียนต้องมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบและให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาต่อไป ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาโดยตรง ศาลฎีกาก็แก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ และการที่ศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ดังกล่าวไม่เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏ ในคำฟ้องของโจทก์
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ขอให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา
จำเลยให้การว่า การที่นายทะเบียนการค้าไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ให้โจทก์ และคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยกอุทธรณ์ของโจทก์เป็นการพิจารณาตามกฎหมายแล้วโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุดแล้ว ตามมาตรา 18 คำขอท้ายฟ้องที่ให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่สามารถบังคับได้เพราะจำเลยมิได้เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า บุคคลที่เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ตามมาตรา 4 และมาตรา 5แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 คือผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2536)เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนโดยกำหนดให้ผู้อำนวยการและข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปในกองตรวจสอบ 2 กองบริการและเผยแพร่และกองทะเบียนและหนังสือสำคัญในกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นนายทะเบียนดังกล่าว ตามเอกสารท้ายคำให้การ แต่โจทก์มิได้ฟ้องผู้อำนวยการหรือข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปในกองดังกล่าวของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำเลย คำฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน
จำเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา
ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2526 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT”สำหรับสินค้าจำพวกที่ 8 ทั้งจำพวกตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์จำพวกวิทยุ ตู้ลำโพง และโทรทัศน์ โดยจดทะเบียนประกอบการค้าเมื่อเดือนสิงหาคม 2531 โดยใช้ชื่อว่า บริษัทคอนเสิร์ทกรุ๊พ จำกัดแต่โจทก์ไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ต่อมาวันที่ 12 ตุลาคม 2536 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 9ได้แก่ วิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 253606 เอกสารหมาย จ.8 แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้ เพราะเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนของโจทก์คำว่า “CONCERT” ไม่มีลักษณะอันจะพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 คือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะคำว่า “CONCERT” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าของโดยตรง ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และเป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่มีผู้มายื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนโจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจึงมีมติให้ยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียน และให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์
ปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงที่สุดตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 หรือไม่ เกี่ยวกับปัญหานี้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 6บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
(2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ และ
(3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว”
มาตรา 7 บัญญัติว่า “เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น
เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ
(2) คำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง”
มาตรา 16 บัญญัติว่า “ถ้านายทะเบียนเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนรายใดทั้งเครื่องหมายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดอันเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้านั้น ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 ให้นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น และมีหนังสือแจ้งคำสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบโดยไม่ชักช้า”
มาตรา 18 บัญญัติว่า “ผู้ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของนายทะเบียน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด” เห็นว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่จะเป็นที่สุดตามบทบัญญัติมาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้หมายความว่าแม้คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด ดังนั้นหากคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อุทธรณ์ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยนั้นได้ คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2536 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้โจทก์ โดยอ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนไม่เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 มาตรา 6 และมาตรา 7 ทั้ง ๆ ที่โจทก์เคยได้รับอนุญาตจากจำเลยให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2526 มาก่อน และโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านั้นนับแต่ได้รับอนุญาตตลอดมากับสินค้าจำพวกวิทยุ ตู้ลำโพง และโทรทัศน์ เครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” มีลักษณะบ่งเฉพาะอันอาจจดทะเบียนได้ตามกฎหมายเพราะคำว่า “CONCERT” ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรง คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนี้ ตามคำฟ้องของโจทก์เท่ากับโจทก์ได้โต้แย้งว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าสั่งและวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ตามฟ้องโจทก์ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 6 เพราะคำว่า”CONCERT” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าของโจทก์โดยตรงหรือไม่ข้อนี้ปรากฏตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 56/2538 เอกสารหมาย ล.5 ว่า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาอุทธรณ์ของโจทก์แล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “CONCERT” แปลว่า การแสดงดนตรี มโหรี สังคีต การประสานเสียงเมื่อนำมาใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 9 รายการสินค้า ได้แก่ วิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอ เครื่องขยายเสียง นับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าโดยตรงและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7(2) (ที่ถูกเป็นมาตรา 7 วรรคสอง (2)) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวสำหรับความหมายของคำว่า “CONCERT” โจทก์นำสืบว่าหมายถึงการแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่ อาจมีนักร้องประสานเสียงด้วยตามพจนานุกรมนักเรียนฉบับปรับปรุง หน้า 99 เอกสารหมาย จ.14 ซึ่งก็เป็นความหมายทำนองเดียวกันกับที่ปรากฏในคำวินิจฉัยอุทธรณ์เอกสารหมาย ล.5 เห็นว่า คำว่า “CONCERT” ซึ่งมีความหมายว่าการแสดงดนตรีสากลโดยใช้เครื่องดนตรีวงใหญ่และอาจมีนักร้องประสานเสียงด้วย หรือมโหรี สังคีต และการประสานเสียง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกวิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์ เครื่องเล่นวีดีโอและเครื่องขยายเสียง คำว่า “CONCERT” หาใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าดังกล่าวโดยตรงไม่ เพราะสินค้าวิทยุและตู้ลำโพง มิใช่สินค้าที่ใช้รับฟังได้เฉพาะเสียงการแสดงดนตรี มโหรี สังคีต หรือการประสานเสียงเท่านั้น หากแต่ใช้รับฟังเสียงอื่นได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงคนพูด เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนหรือสัตว์เดินหรือวิ่ง เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น เสียงคลื่นทะเล ฟ้าร้อง เสียงการทำและปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม และเสียงอื่น ๆ อีกมากมายเสียงดนตรีจึงเป็นเพียงเสียงอย่างหนึ่งในบรรดาเสียงอื่นอีกมากมายที่รับฟังได้จากวิทยุและตู้ลำโพง ส่วนโทรทัศน์และเครื่องเล่นวีดีโอก็ใช้ได้ทั้งชมภาพและฟังเสียงทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรีเครื่องขยายเสียงก็สามารถขยายเสียงได้ทุกชนิดไม่จำกัดเฉพาะเสียงดนตรีเช่นกันความหมายของคำว่า “CONCERT” เน้นไปที่การแสดงดนตรีวงใหญ่ที่ทำให้เกิดเสียงดนตรีขึ้นมา แต่เสียงอื่นที่มิได้เกิดจากการแสดงมีได้มากมายหลายกรณี คำว่า “CONCERT” จึงเป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าวิทยุ ตู้ลำโพง โทรทัศน์เครื่องเล่นวีดีโอ และเครื่องขยายเสียงโดยตรงย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อนำมาใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ตามบทบัญญัติมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT”ของโจทก์จึงมีลักษณะพึงรับการจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์บังคับได้หรือไม่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและอธิบดีจำเลยมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ ข้อนี้จำเลยให้การด้วยว่าโจทก์มิได้ฟ้องผู้อำนวยการหรือข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไปในกองตรวจสอบ 2 กองบริการและเผยแพร่ และกองทะเบียนและหนังสือสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นจำเลย คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่า พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 3 บัญญัติให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรไปเป็นของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือของเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2535มาตรา 3 กำหนดให้กรมจำเลยมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และมาตรา 5 กำหนดให้กองตรวจสอบ 2 กรมจำเลยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กองทะเบียน และหนังสือสำคัญ กรมจำเลยมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประกาศโฆษณาและการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จัดเก็บเอกสารทางทะเบียนรวมทั้งออกหนังสือรับรองและต่ออายุทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และกองบริการและเผยแพร่ กรมจำเลย มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และจัดทำสารบบและกำกับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนหรือไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่เป็นปัญหาข้อพิพาทกันในคดีนี้อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่และการควบคุมของจำเลยเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด จำเลยจึงไม่อาจอ้างว่าไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและอธิบดีกรมจำเลยมีเพียงเสียงเดียวเท่านั้นในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้ แม้โจทก์มิได้ฟ้องข้าราชการในกรมจำเลยซึ่งเป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าผู้อื่นเป็นจำเลย โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องจำเลยในคดีนี้เพื่อให้รับผิดได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาในข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลแต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT”ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์ ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนนั้นศาลฎีกาเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง เพราะเมื่อเห็นว่าคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ชอบที่จะสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์ต่อไปเท่านั้นไม่อาจสั่งให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทันทีได้เพราะจำเลยต้องดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนของโจทก์ตามขั้นตอนตามกฎหมายคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อันได้แก่การที่นายทะเบียนต้องมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ มีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบและให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมการประกาศโฆษณาต่อไป ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาโดยตรง ศาลฎีกาก็แก้ไขเสียให้ถูกต้องได้และการพิพากษาแก้ดังกล่าวไม่เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องของโจทก์แต่อย่างใด
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามหนังสือของจำเลยที่ พณ 0705/1012 และที่ พณ 0705/11935 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2536 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 56/2538 ที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์ และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CONCERT” ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 253606 ต่อไป นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
