แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่ประกอบด้วยคำว่า “Mc” เป็นสาระสำคัญและใช้คำว่า “Mc” กับผลิตภัณฑ์อาหารหลายรูปแบบมาตลอด ส่วนบริษัท ฟ. ผู้ขอจดทะเบียน
ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แม้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน
ดังกล่าว จะมีภาคส่วนอักษรโรมัน คำพยางค์แรกว่า “Mac” และมีอักษรโรมันตัว M และ c เช่นเดียวกันกับคำว่า “Mc” ในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่มีความหมายโดยทั่วไปหมายถึงชาวสกอตแลนด์ จึงมิใช่คำประดิษฐ์ ผู้ขอจดทะเบียนจึงมีสิทธิใช้เป็นคำต้นของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้ เมื่อพิจารณาถึงเสียงเรียกขาน เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์อาจเรียกขานได้แตกต่างกัน เช่น บิคแม็ค แม็คฟิช แม็คโดนัลด์’ส แม็คพิซซ่า แม็คเบอร์เกอร์ และแม็คทูไนท์ เป็นต้น ซึ่งมีเสียงเรียกขานแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังประกอบด้วยรูปประดิษฐ์นกอินทรี จึงแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งไม่มีภาพหรือรูปประดิษฐ์ของสัตว์ใดเป็นสัญลักษณ์ แม้โจทก์จะใช้เครื่องหมายการค้าของตนมายาวนานและแพร่หลายเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และมาตรา 13 แม้คำว่า “Candy” ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 7 วรรคสอง (2) และผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนประกอบด้วยภาคส่วนอื่นที่มีลักษณะบ่งเฉพาะด้วย เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1)
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 502368
จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ในประการแรกว่าเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน แม้ภาคส่วนอักษรโรมันคำพยางค์แรกจะเป็นคำว่า “Mac” เช่นเดียวกับภาคส่วนอักษรโรมันคำว่า “Mac” และมีอักษรโรมันตัว M และ c เช่นเดียวกันกับคำว่า “Mc” ในเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้แล้วหลายเครื่องหมายก็ตาม แต่คำดังกล่าวเป็นคำที่มีความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป หมายถึงชาวสกอตแลนด์หรือคำขึ้นต้นในชื่อสกุลของชาวสกอตแลนด์ จึงมิใช่คำประดิษฐ์ ทั้งโจทก์ยังยอมรับมาในอุทธรณ์ด้วยว่า คำว่า “Mac” เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไป ผู้ขอจดทะเบียนจึงมีสิทธิใช้คำว่า “Mac” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปทุกคนมีสิทธินำไปใช้เป็นคำต้นของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนได้ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์อาจเรียกขานได้แตกต่างกัน เช่น บิคแม็ค แม็คฟิช แม็คโดนัสด์’ส แม็คพิซซ่า แมคเบอร์เกอร์ และแมคทูไนท์ เป็นต้น ซึ่งมีเสียงเรียกขานแตกต่างไปจากเสียงเรียกขานเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนยังประกอบ ด้วยรูปประดิษฐ์นกอินทรีปรากฏอยู่ด้วย ต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่มีภาพหรือรูปประดิษฐ์ของสัตว์ใด ๆ เป็นสัญลักษณ์ตามคำโต้แย้งของผู้ขอจดทะเบียนในชั้นพิจารณาของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผู้ขอจดทะเบียนยกตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีคำว่า “แม็ค” อยู่ตอนต้นของเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วมาด้วย เช่น “MACROBERTSON” รายการสินค้า ขนมหวาน ช็อกโกแลต ไอศกรีม โกโก้ “MAC.ROBERTSON” รายการสินค้า ช็อกโกแลต ทอฟฟี่ ลูกกวาด “MACKINTOSH’S” รายการสินค้า ช็อกโกแลตและลูกกวาดที่ไม่มีโอสถผสม “MAC BILL” รายการสินค้า ขนมปังขาไก่ ขนมกรอบ คุกกี้ “Mac Nutty’s” รายการสินค้า ขนมหวาน เครื่องหมายการค้าเหล่านี้มีคำว่า “MAC” นำหน้า ตามด้วยชื่อเป็นคำต่อมา ส่วนเครื่องหมายการค้า “Mac Nutty’s” นั้น คำว่า “Nutty’s” มีนัยว่าเป็นอาหารที่ผลิตมาจากถั่ว ทำนองเดียวกับเครื่องหมายการค้า “MacCandy” คำว่า “Candy” มีนัยว่าเป็นขนมประเภทลูกกวาด เครื่องหมายการค้า “Mac Nutty’s” ก็รับการจดทะเบียนแล้วเช่นกัน แม้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของตนยาวนานและแพร่หลายเพียงใดก็ตาม เมื่อเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า จึงไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 8 (10) และมาตรา 13 อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น
ที่โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อต่อมาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ จึงไม่พึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) เนื่องจากคำว่า “Candy” ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มาตรา 7 วรรคสอง (2) และผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้คำดังกล่าวแล้วจึงไม่ใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนคำว่า “Mac” เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้ ส่วนรูปนกอินทรีเป็นเพียงภาคส่วนประกอบที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีเจตนาจะใช้ให้มีลักษณะเฉพาะเพราะไม่มีเสียงเรียกขานและแสดงไว้ในกระดาษห่อลูกอมซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่หมายของสินค้าที่แท้จริง เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนโดยรวมจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำว่า “Mac” เป็นคำที่มีความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปมิใช่คำประดิษฐ์และไม่ได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ แม้โจทก์นำคำดังกล่าวมาใช้เป็นครื่องหมายการค้าก็ไม่ตัดสิทธิบุคคลอื่นมิให้นำคำดังกล่าวไปใช้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องหมายของตนในภายหลังจะต้องทำเครื่องหมายการค้าให้มีความแตกต่างจากผู้อื่นที่ได้ใช้มาก่อนมากพอที่จะไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีความแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในข้างต้น ประกอบกับรูปนกอินทรีในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีขนาดใหญ่และอยู่เหนืออักษรโรมันคำว่า “MacCandy” กับทั้งมีขนาดใหญ่กว่าอักษรโรมันดังกล่าวด้วย รูปนกอินทรีจึงเป็นภาคส่วนที่เด่นชัดและเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนเช่นกัน รูปนกอินทรีดังกล่าวเป็นภาพประดิษฐ์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ และทำให้เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนอาจเรียกขานได้ว่า ตรานกอินทรีแม็คเคนดี้ หรือ แม็คเคนดี้ แม้คำว่า “Candy” จะเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะและผู้ขอจดทะเบียนแสดงปฏิเสธไม่ขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้ว เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชอบแล้วนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ
