แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
โจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย แม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ โจทก์ไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย
การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เมื่อไม่มีการคัดค้าน โจทก์จึงยื่นฟ้องได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 โดยไม่จำต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า “SUNGARD” ตามคำขอเลขที่ 333462 คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่างๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความผิดเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการและโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462 คำขอเลขที่ 333463 คำขอเลขที่ 333465 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์
จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า SUN อ่านว่า ซัน และรูปประดิษฐ์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ในประเทศไทย จำนวนหลายคำขอ จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในรูปแบบเดียวกันและอื่นๆ ซึ่งมีคำว่า “SUN” ประกอบอยู่ด้วยในต่างประเทศหลายประเทศโจทก์ไม่มีสภาพบุคคล คำฟ้องและคำขอบังคับของโจทก์ไม่สามารถฟ้องและบังคับคดีได้ตามกฎหมาย เนื่องจากขอให้บังคับให้บุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่อาจขอให้ศาลพิพากษาและบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 โจทก์ไม่มีอำนาจที่จะบังคับนายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีขั้นตอนดำเนินการโดยมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ทั้งโจทก์ไม่ได้ฟ้องนายทะเบียนให้เข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์ชอบที่จะไปดำเนินคดีกับคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและหรือนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โดยการขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 โดยตรงหาใช่มาฟ้องจำเลยแต่เพียงผู้เดียว ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบและโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียน คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จำเลยไม่เคยทำบันทึกข้อตกลงกับโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ข้อตกลงดังกล่าวไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมายขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่สามารถนำมากล่าวอ้างหรือบังคับได้ตามกฎหมาย
ในชั้นสืบพยานจำเลย ทนายจำเลยยื่นคำร้อง ขอถอนคำคัดค้านขอเลขที่ 333462, 333463 และ 333465 และขอถอนคำให้การในคดีนี้ทนายโจทก์รับสำเนาคำร้องของทนายจำเลยดังกล่าวแล้วแถลงให้ศาลพิจารณาและพิพากษาของคดีนี้ต่อไป
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมให้ตกเป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์นำสืบฟังได้ว่าโจทก์และบริษัทในเครือของโจทก์ได้คิดประดิษฐ์และใช้ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถึง 4 ปี และจำเลยก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยมีสาระสำคัญว่า จำเลยเห็นและเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ดังนั้น ศาลจึงชอบที่จะยกหรือเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เพื่อให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของโจทก์ต่อไป
ประเด็นแรกที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN คำว่า SUN MICROSYSTEM และคำว่า SUN เป็นคำต้นแล้วตามด้วยคำอื่น ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่จดทะเบียนไว้แล้วจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าตามมาตรา 13 (2) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ยุติในประการแรกว่า โจทก์ได้ประดิษฐ์ และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD และได้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายดังกล่าวออกไปจำหน่ายทั่วโลกโดยสุจริตก่อนที่จำเลยจะใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUN และ SUN MICROSYTEMS และคำอื่นๆ ที่มีคำว่า SUN อยู่หน้า ในปัญหาว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีคำว่า SUN อยู่ข้างหน้า เช่น ของโจทก์ใช้คำว่า SUNGARD แต่ของจำเลยจะใช้คำอื่นที่มีคำว่า SUN นำหน้า เช่น SUNREADY, SUNCONNECT, SUNEXPRESS, SUNSELECT จะทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือไม่ เห็นว่า ถึงแม้หนังสือข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งจำเลยยอมรับว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD โดยสุจริตอยู่ก่อนจำเลย และรับว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ใช้คำว่า SUN นำหน้า จะไม่มีผลผูกพันที่จะต้องวินิจฉัยในเรื่องความเหมือนกันหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสาธารณชนมิให้สับสน หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงทางนำสืบของโจทก์ที่ว่าโจทก์ประดิษฐ์และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ในสินค้าของโจทก์เป็นที่แพร่หลายทั่วไปก่อนที่จำเลยจะใช้คำว่า SUN เป็นคำนำหน้าของเครื่องหมายการค้าของจำเลย ดังนั้น ถึงแม้สินค้าของจำเลยจะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า SUN นำหน้าจำนวนมากมาย แต่เป็นการใช้ภายหลังเครื่องหมายการค้าคำว่า SUNGARD ของโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้า SUNGARD เลียนแบบหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าภายใต้คำว่า SUN นำหน้าของจำเลย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น
ปัญหาประการต่อไปมีว่า การที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามาด้วยนั้น ศาลจะบังคับให้ได้เพียงใด เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในกรณีไม่มีการคัดค้านตามมาตรา 35 ก็ดี หรือมีการคัดค้านตามมาตรา 35 แต่ได้มีคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้” ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องฟ้องคณะกรรมการและนายทะเบียนมาพร้อมกับจำเลย
พิพากษากลับเป็นว่า เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ของโจทก์ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการต่างๆ ของจำเลยที่จดทะเบียนแล้วตามที่อ้างในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจนอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ และโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า SUNGARD ตามคำขอเลขที่ 333462, คำขอเลขที่ 333463 และคำขอเลขที่ 333465 ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คำวินิจฉัยที่ 1508/2543, 1509/2543 และ 1510/2543 ห้ามจำเลยคัดค้านหรือขัดขวางการขอจดทะเบียนและการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า SUNGARD ของโจทก์ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
