แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
ในการพิจารณาว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักแพร่หลายนั้นต้องพิจารณาจากประชาชนโดยทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มในประเทศไทยว่าเคยได้ยินคำว่า “MONTE CARLO” และคุ้นหูว่า คำดังกล่าวเป็นสถานที่ทางภูมิศาสตร์ในโลกนี้หรือไม่ คือเมื่อเอ่ยถึงคำดังกล่าวประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มในประเทศทราบได้ทันทีว่าเป็นชื่อเขตบริหารเขตหนึ่งในประเทศราชรัฐโมโนโก เมื่อพยานหลักฐานรับฟังได้เพียงว่า สาธารณชนในประเทศไทยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยเห็นชื่อ “MONTE CARLO” และกลุ่มคนที่สนใจกีฬาแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์เท่านั้น ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยจะไม่ทราบว่าชื่อดังกล่าวเป็นชื่อเขตหนึ่งในเขตบริหารของประเทศราชรัฐโมนาโก ซึ่งมีบ่อนการพนันและเป็นสถานที่ที่จัดการแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์ ชื่อ “MONTE CARLO” จึงไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทยอันจะถือว่าเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2)
คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวมีความหมายว่า บ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล เมื่อพิจารณากับรายการสินค้าและบริการส่วนใหญ่ตามคำขอจดทะเบียนทั้งสี่คำขอแรกของโจทก์ ซึ่งได้แก่รายการสินค้า เครื่องบันทึกส่งและทำเสียงซ้ำ สื่อบันทึกข้อมูล ระบบแม่เหล็ก แผ่นบันทึกเสียง เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ กลไกสำหรับเครื่องที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญเครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคิดเลข อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องมือที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องดับเพลิง วีดีโอเกมส์ที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญ รายการสินค้า กระดาษที่ใช้สำหรับพิมพ์ กระดาษชีตที่ใช้เป็นเครื่องเขียน กระดาษที่ใช้กับเครื่องบันทึก กระดาษแข็ง โบรชัวร์ แม็กกาซีน เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว สมุด/หนังสือ เอกสารโฆษณา นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย กาวหรือสารยึดติดและสำหรับเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แปรงทาสีหรือพู่กัน เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์) วัสดุพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ รายการสินค้า เกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องเล่นเกมที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องให้ความบันเทิงและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องให้ความบันเทิงที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์สำหรับเล่นเกมที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ไพ่ เกมกระดาน เกมที่ใช้การ์ดหรือไม่ ชุดบัตรแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับเล่นเกมเสี่ยงโชค เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ และวีดีโอเกมแบบมือถือ เกมล็อตเตอรี่ โดมิโน อุปกรณ์เกมในร่ม เกมรูเล็ตต์ วิดีโอโป๊กเกอร์ เกมบลู รายการบริการ บริการถ่ายทอดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร (การส่ง) ทางเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลผ่านการใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์หรือเทเลมาติก การสื่อสาร (การส่ง) ข้อมูลโดยเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายการสื่อสารระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และทั่วโลกผ่านทางเคเบิล ดาวเทียม บริการสื่อสารทางโทรทัศน์ บริการสื่อสารทางเทเลมาติก บริการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การส่งผ่านข้อมูลทางบริการเทเลมาติกโดยใช้รหัสผ่านบริการไปรษณีย์ออนไลน์ บริการโต้ตอบระดับประเทศและข้ามประเทศ (อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และรายการบริการ บริการศึกษา บริการด้านการฝึกอบรมกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมดิสโกเธก บริการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง บริการสโมสร (ธุรกิจบันเทิงหรือการศึกษา) การจัดการแสดง การจัดการและดำเนินการสัมมนา การประชุม การพบปะหารือ การประชุมทางวิชาการ การจัดงานแสดงนิทรรศการด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษา การจัดการอีเวนต์ด้านการกีฬา การจัดการแข่งขัน (ด้านการศึกษาหรือด้านบันเทิง) การจัดการประกวดนางงาม การจัดการและดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานเต้นรำ วางแผนการต้อนรับแขก (ธุรกิจบันเทิง) ผลิตการแสดงไม่อาจให้เข้าใจไปได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ภายในบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลหรือสินค้าและบริการดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล จึงไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง ไม่ต้องห้ามรับจดทะเบียน คงมีรายการบริการจำนวน 9 รายการ ของรายการบริการตามคำขอที่ 5 ของโจทก์ ได้แก่ บริการการพนันเงิน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการจัดการสลากกินแบ่ง (ที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันและสลากกินแบ่งออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการห้องเล่นพนัน บริการคาสิโน (เกมที่ได้รับอนุญาต) บริการให้เช่าเครื่องเล่นพนันอัตโนมัติและเครื่องเล่นสำหรับสถานเล่นการพนัน บริการคาสิโนและการพนันการตลาด (ที่ได้รับอนุญาต) และการพนันและสลากกินแบ่งผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้น คำว่า “CASINO” ในเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับการพนันโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) เมื่อพยานหลักฐานของโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายบริการ “CASINO DE MONTE – CARLO” กับบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวโดยการให้บริการ เผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงไม่อาจรับจดทะเบียนสำหรับบริการทั้งเก้ารายการได้
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/16145 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ที่ พณ 0704/2645 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ที่ พณ 0704/503130 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ที่ พณ 0704/21980 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552 ที่ พณ 0704/22612 ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 ที่ พณ 0704/18242 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ที่ พณ 0704/22988 ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 ที่ พณ 0704/22735 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 ที่ พณ 0704/06973 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ที่ พณ 0704/506606 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม2552 ที่ พณ 0704/22736 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 843/2554 ที่ 76/2554 ที่ 844/2554 ที่ 77/2554 และที่ 842/2554 ซึ่งไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 715454 เลขที่ 715455 เลขที่ 715456 เลขที่ 715457 และเลขที่ 715458 กับให้จำเลยทั้งสองและนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 715454 ถึงเลขที่ 715458
จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศราชรัฐโมนาโก ประกอบกิจการเกี่ยวกับการพนันและบันเทิง โดยใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” มาตั้งแต่ปี 2406 โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวในหลายประเทศ ตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ นายเอมมานูเอล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทั่วไปและตัวแทนผู้มีอำนาจของโจทก์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารวมจำนวน 5 คำขอ เป็นคำขอเลขที่ 715454 ถึงเลขที่ 715458 โดยคำขอเลขที่ 715454 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 9 รายการสินค้า เครื่องบันทึก ส่ง และทำซ้ำเสียง สื่อบันทึกข้อมูลระบบแม่เหล็ก แผ่นบันทึกเสียง เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ กลไกสำหรับเครื่องที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญ เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคิดเลข อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องมือที่ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องดับเพลิง วิดีโอเกมที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญ คำขอเลขที่ 715455 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 16 รายการสินค้า กระดาษที่ใช้สำหรับพิมพ์ กระดาษชีตที่ใช้เป็นเครื่องเขียน กระดาษที่ใช้กับเครื่องบันทึก กระดาษแข็ง โบรชัวร์ แม็กกาซีน เอกสารแผ่นพับ ใบปลิว สมุด/หนังสือ เอกสารโฆษณา นิตยสารหรือวารสารที่ออกตามกำหนดเวลา วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย กาวหรือสารยึดติดและสำหรับเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน แปรงทาสีหรือพู่กัน เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุใช้ในการเรียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือ) และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์) วัสดุพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ คำขอเลขที่ 715456 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับสินค้าจำพวก 28 รายการสินค้าเกมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องเล่นเกมที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องให้ความบันเทิงและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องให้ความบันเทิงที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ อุปกรณ์สำหรับเล่นเกมที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ไพ่ เกมกระดาน เกมที่ใช้การ์ดหรือไพ่ ชุดบัตรแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับเล่นเกมเสี่ยงโชค เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอเกมแบบมือถือ เกมล็อตเตอรี่ โดมิโน อุปกรณ์เกมในร่ม เกมรูเล็ตต์ วิดีโอโป๊กเกอร์ เกมบูล (Boule game) คำขอเลขที่ 715457 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจำพวก 38 รายการบริการ บริการถ่ายทอดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร (การส่ง) ทางเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลผ่านการใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์หรือเทเลมาติก การสื่อสาร(การส่ง) ข้อมูลโดยเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายการสื่อสารระดับประเทศ ระดับประเทศ และทั่วโลกผ่านทางเคเบิล ดาวเทียม บริการสื่อสารทางโทรทัศน์ บริการสื่อสารทางเทเลมาติก บริการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การส่งผ่านข้อมูลทางบริการเทเลมาติกโดยใช้รหัสผ่าน บริการไปรษณีย์ออนไลน์ บริการโต้ตอบระดับประเทศและข้ามประเทศ (อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) และคำขอเลขที่ 715458 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจำพวก 41 รายการบริการ บริการการศึกษา บริการด้านการฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา และวัฒนธรรม ดิสโกเธก การพนันเงิน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิง การจัดการสลากกินแบ่ง (ที่ได้รับอนุญาต) บริการสโมสร (ธุรกิจบันเทิง หรือการศึกษา) การจัดการแสดง บริการการพนันออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูล) (ที่ได้รับอนุญาต) การพนันเงินและสลากกินแบ่งออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูล) (ที่ได้รับอนุญาต) การจัดการและการดำเนินการสัมมนา การประชุม การพบปะหารือ การประชุมทางวิชาการ การจัดการงานแสดงนิทรรศการด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษา การจัดงานอีเวนต์ด้านการกีฬา การจัดการแข่งขัน (ด้านการศึกษาหรือด้านบันเทิง) การจัดการประกวดนางงาม การจัดการและดำเนินการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานเต้นรำ วางแผนการต้อนรับแขก (ธุรกิจบันเทิง) บริการห้องเล่นพนัน ผลิตการแสดง คาสิโน (เกมที่ได้รับอนุญาต) ห้องแสดงดนตรี ให้เช่าเครื่องเล่นพนันอัตโนมัติและเครื่องเล่นสำหรับสถานเล่นการพนัน (ที่ได้รับอนุญาต) คาสิโนและการพนัน การตลาด (ที่ได้รับอนุญาต) การพนันเงินและสลากกินแบ่งผ่านทางวิทยุโทรทัศน์ (ที่ได้รับอนุญาต) ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนตามคำขอจดทะเบียนทั้งห้าคำขอของโจทก์ โดยคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 715454 นั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามที่ขอจดทะเบียนไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เนื่องจากไม่ระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้งตามมาตรา 9 และเครื่องหมายการค้านี้จะต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดตามมาตรา 14 กับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันตามคำขอเลขที่ 715456 ถึงเลขที่ 715458 และเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 13 นอกจากนี้ คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” แปลว่า บ่อนการพนันที่มีชื่อเสียงของประเทศราชรัฐโมนาโก จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 และมาตรา 8 (9) เพราะเป็นชื่อภูมิศาสตร์และเป็นบ่อนการพนัน ตามสำเนาคำสั่งนายทะเบียนที่ปฏิเสธการรับจดทะเบียน สำหรับคำขอเลขที่ 714455 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง เพราะเป็นเครื่องหมายที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และหลักฐานที่นำสืบมิได้แสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายที่ยื่นมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 ตามสำเนาคำสั่งของนายทะเบียน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552 และหนังสือแจ้งลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 คำขอเลขที่ 715456 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า เห็นว่าไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 เนื่องจากไม่ระบุรายการสินค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้งตามมาตรา 9 และต้องจดทะเบียนเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันตามคำขอเลขที่ 745454 และ 715458 ทั้งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 เพราะคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” แปลว่า บ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล ซึ่งคำว่า “MONTE – CARLO” เป็นชื่อเมืองในประเทศราชรัฐโมนาโก เมื่อนำมาใช้กับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำบรรยายทั่วไปซึ่งไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่น ส่วนหลักฐานที่นำส่งนั้นยังไม่เพียงพอจะถือได้ว่าเครื่องหมายดังกล่าวมีความแพร่หลายแล้วในประเทศไทย ตามสำเนาคำสั่งของนายทะเบียน และหนังสือแจ้งให้ส่งหลักฐานพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะภายใน 60 วัน ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 และคำสั่งนายทะเบียนลงวันที่ 24 กันยายน 2552 สำหรับคำขอเลขที่ 715457 ที่ขอจดทะเบียนเพื่อใช้กับบริการจำพวก 38 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นว่า ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เพราะคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีความหมายว่า บ่อนการพนันแห่งเมือง “MONTE – CARLO” เมื่อนำมาใช้กับบริการตามคำขอจดทะเบียนนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของบริการโดยตรง ตามสำเนาคำสั่งของนายทะเบียน และหนังสือแจ้งให้ส่งหลักฐานที่แสดงว่า ได้มีการใช้เครื่องหมายนี้ภายใน 60 วัน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ส่วนคำขอเลขที่ 715458 ซึ่งขอจดทะเบียนสำหรับบริการจำพวก 41 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่มีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 เนื่องจากมีข้อบกพร่องตามมาตรา 9 โดยไม่ระบุรายการบริการที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองแต่ละอย่างโดยชัดแจ้ง และจะต้องจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกันตามคำขอเลขที่ 715454 ถึงเลขที่ 715457 และเครื่องหมายดังกล่าวเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ เพราะคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” มีความหมายว่า บ่อนการพนันแห่งเมือง “MONTE – CARLO” จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรงตามมาตรา 7 ส่วนหลักฐานที่นำส่งยังไม่เพียงพอจะนับได้ว่ามีการใช้เครื่องหมายจนมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคท้าย ตามสำเนาคำสั่งของนายทะเบียนและหนังสือแจ้งให้ส่งหลักฐานพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะภายใน 60 วัน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 และคำสั่งนายทะเบียนลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2552 โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอทั้งห้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า “CASIO” ของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว และไม่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย แต่เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของสินค้าหรือบริการโดยตรง ทั้งคำว่า “MONTE – CARLO” เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลาย จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หลักฐานที่นำส่งไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า เครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ตามสำเนาคำอุทธรณ์ และสำเนาหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่า คำว่า “MONTE – CARLO” เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ซึ่งออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่า ในการพิจารณาว่าชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายหรือไม่นั้นต้องพิจารณาจากประชาชนโดยทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มในประเทศไทยว่าเคยได้ยินคำว่า “MONTE – CARLO” และคุ้นหูว่าคำดังกล่าวเป็นชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์ในโลกนี้หรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เมื่อเอ่ยถึงคำว่า “MONTE – CARLO” ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มในประเทศทราบได้ทันทีว่า เป็นชื่อเขตบริหารเขตหนึ่งในประเทศราชรัฐโมนาโก ดังนี้ แม้จะปรากฏจากคำเบิกความของนายเอมมานูเอล ที่ปรึกษาทั่วไปและตัวแทนผู้มีอำนาจของโจทก์ว่า คาสิโนของโจทก์ปรากฏในสื่อทั่วโลกบ่อยครั้ง โดยคาสิโนนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางของสนามแข่งขันรถสูตร 1 (Formula 1) กรังด์ปรีซ์และมีการวางป้ายแสดงเครื่องหมายการค้าคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ในบริเวณสนามแข่งขันรถดังกล่าวที่ประเทศราชรัฐโมนาโกและได้รับการถ่ายทอดออกโทรทัศน์ทุกปีไปยังผู้ชมในกว่า 140 ประเทศ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยมีการถ่ายทอดทางเคเบิลทีวีและดาวเทียมของทรูวิชันส์ และมีการตัดตอนไปออกข่าวกีฬาในช่องโทรทัศน์ปกติคือ ช่อง 3, 5, 7, 9 และไทยพีบีเอส ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2555 ด้วย จึงมีคนจำนวนกว่า 100,000,000 คน ที่ชมการแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์ที่ประเทศราชรัฐโมนาโก และได้เห็นป้ายแสดงเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ ตามรายงานการถ่ายทอดการแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์ที่ประเทศราชรัฐโมนาโก ช่วงปี 2551 ถึงปี 2555 เอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของนายเอมมานูเอล ก็ตาม แต่พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสินค้ามารับฟังได้เพียงว่า สาธารณชนในประเทศไทยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยเห็นชื่อ “MONTE – CARLO” เฉพาะในกลุ่มคนที่เคยเดินทางไปที่ “MONTE – CARLO” และกลุ่มคนที่สนใจกีฬาแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์เท่านั้น ประชาชนทั่วไปในประเทศไทยจะไม่ทราบว่าชื่อ”MONTE – CARLO” เป็นชื่อเขตหนึ่งในเขตบริหารของประเทศราชรัฐโมนาโก ซึ่งมีบ่อนการพนันและเป็นสถานที่ที่จัดการแข่งขันรถสูตร 1 กรังด์ปรีซ์ ชื่อว่า “MONTE – CARLO” จึงไม่มีชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทยอันจะถือเป็นชื่อที่ภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2547 ข้อ 2 (6) อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น
กรณีจึงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ต่อไปว่า คำว่า “MONTE – CARLO” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าและบริการโดยตรง จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ในปัญหานี้โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” รวมจำนวน 5 คำขอตามคำขอเลขที่ 715454 ถึงเลขที่ 715458 เห็นว่า คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าว มีความหมายว่าบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล เมื่อพิจารณากับรายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715454 จะเห็นได้ว่าคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” หาได้แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติขายสินค้าเครื่องบันทึกเสียง เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคิดเลข อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เครื่องมือที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องดับเพลิง กลไกสำหรับเครื่องที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญและวิดีโอเกมที่ทำงานด้วยการหยอดเหรียญแต่อย่างใดไม่ ไม่อาจทำให้เข้าใจไปได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ในบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลหรือสินค้าดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715454 โดยตรง เมื่อพิจารณากับรายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715455 จะเห็นได้ว่าคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” หาได้แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าจำพวกกระดาษเอกสาร นิตยสารหรือวารสาร วัสดุที่ใช้ในการเข้าเล่ม กาว แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีด วัสดุที่ใช้ในการเรียนการสอน วัสดุพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตัวพิมพ์ และแม่พิมพ์แต่อย่างใดไม่ ไม่อาจทำให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจไปได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ในบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลหรือสินค้าดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามคำขอเลขที่ 715455 โดยตรง เมื่อพิจารณากับรายการสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715456 จะเห็นได้ว่าคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ซึ่งมีความหมายว่าบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลอันเป็นสถานบริการที่จัดให้มีการเล่นการพนัน มิใช่สินค้าแต่อย่างใด คำดังกล่าวจึงมิได้แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวสินค้าเกมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเล่นเกมและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องเล่นเกม เครื่องให้ความบันเทิงและชิ้นส่วนประกอบของเครื่องให้ความบันเทิง อุปกรณ์สำหรับเล่นเกม และเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ปรับใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ ไพ่ เกมกระดาน เกมที่ใช้การ์ดหรือไพ่ ชุดบัตรแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับเล่นเกมเสี่ยงโชค เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอเกมแบบมือถือ เกมล็อตเตอรี่ โดมิโน อุปกรณ์เกมในร่ม เกมรูเล็ตต์ วิดีโอโป๊กเกอร์ และเกมบูลโดยตรงแต่อย่างใด ไม่อาจทำให้สาธารณชนทั่วไปเข้าใจไปได้ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ใช้อยู่ในสถานบริการบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โลหรือสินค้าดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันแห่งเมืองมอนติคาร์โล คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715456 โดยตรง เมื่อพิจารณากับรายการสินค้าบริการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715457 จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ซึ่งให้บริการเป็นบ่อนการพนันหาได้แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการถ่ายทอดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสาร (การส่ง) ทางเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลผ่านการใส่รหัสเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลและเชิร์ฟเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเทเลมาติก การสื่อสาร (การส่ง) ข้อมูลโดยเครื่องปลายทางคอมพิวเตอร์บนเครื่อข่ายการสื่อสารระดับประเทศ ระดับระหว่างประเทศ และทั่วโลกผ่านทางเคเบิลดาวเทียม บริการสื่อสารทางโทรทัศน์ บริการสื่อสารทางเมเลมาติก บริการสื่อสารแบบมัลติมีเดีย บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความและภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ การส่งผ่านข้อมูลทางบริการเทเลมาติกโดยใช้รหัสผ่าน บริการไปรษณีย์ออนไลน์ บริการโต้ตอบระดับประเทศและข้ามประเทศ (อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต) แต่อย่างใดไม่ เมื่อนำเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ไปใช้กับการให้บริการตามรายการบริการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715457 ดังกล่าวไม่อาจทำให้สาธารณชนโดยทั่วไปเข้าใจไปได้ว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบ่อนการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการบ่อนพนัน คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของการบริการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715457 โดยตรง และเมื่อพิจารณากับรายการบริการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715458 ก็จะเห็นได้ว่าเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ซึ่งให้บริการเป็นบ่อนการพนันหาได้แสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติโดยตรงของการบริการการศึกษา บริการด้านการฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา และวัฒนธรรม ดิสโกเธก บริการข้อมูลธุรกิจบันเทิง บริการสโมสร (ธุรกิจบันเทิงหรือการศึกษา) การจัดการแสดง การจัดงานแสดงนิทรรศการด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษา การจัดงานอีเวนต์ด้านกีฬา การจัดการแข่งขัน (ด้านการศึกษาหรือด้านบันเทิง) การจัดการประกวดนางงาม การจัดการดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดงานเต้นรำ วางแผนการต้อนรับแขก (ธุรกิจบันเทิง) ผลิตการแสดง และห้องแสดงดนตรี แต่อย่างใด เมื่อนำเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ไปใช้กับการให้บริการดังกล่าวย่อมไม่อาจทำให้สาธารณชนโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าการให้บริการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบ่อนการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการบ่อนการพนัน คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงมิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะของการบริการดังกล่าวโดยตรงในคำขอจดทะเบียนบริการเลขที่ 715458 คงมีรายการบริการจำนวน 9 รายการ ได้แก่ บริการพนันเงิน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการจัดสลากกินแบ่ง (ที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันและสลากกินแบ่งออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการห้องเล่นการพนัน บริการคาสิโน (เกมที่ได้รับอนุญาต) บริการให้เช่าเครื่องเล่นการพนันอัตโนมัติและเครื่องเล่นสำหรับสถานเล่นการพนัน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการคาสิโนและการพนันการตลาด (ที่ได้รับอนุญาต) และการพนันและสลากกินแบ่งผ่านทางวิทยุโทรศัพท์ที่คำว่า “CASINO” ในเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของการบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวซึ่งเกี่ยวกับการพนันโดยตรง เครื่องหมายบริการดังกล่าว “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) ปัญหาว่าโจทก์ได้มีการบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าว เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการทั้งเก้ารายการที่ใช้เครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จนแพร่หลายแล้วและได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดอันจะถือว่าเครื่องหมายบริการดังกล่าว “CASINO DE MONTE – CARLO” มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมาตรา 7 วรรคท้าย หรือไม่ ปรากฏว่าโจทก์ได้ส่งหลักฐานเป็นเพียงสำเนาบทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการเล่นพนันที่ CASINO DE MONTE – CARLO สำเนาบันทึกออนไลน์ ภาษาไทยที่กล่าวถึงความเป็นมาและรูปถ่ายของ “CASINO DE MONTE – CARLO” ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและพยานหลักฐานที่โจทก์นำในคดีนี้ก็มีเพียงสำเนาเอกสารที่คัดมาจากหนังสือชื่อ “150 MONTE – CARLO SBM” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ “MONTE – CARLO” สำเนาภาพถ่ายการแข่งขันรถสูตร 1 กรังปรีซ์ที่ประเทศราชรัฐทีโมนาโก ในช่วงปี 2551 ถึงปี 2555 และสำเนานิตยสารทูแม๊กกาซีน ฉบับสำหรับประเทศไทยซึ่งมีบทความแนะนำเกี่ยวกับประวัติของ “CASINO DE MONTE – CARLO” กับรายชื่อคนไทยที่เคยไปเที่ยวชมหรือใช้บริการที่ “CASINO DE MONTE – CARLO” แนบท้ายบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของนายดอมมานูเอล ซึ่งเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงเอกสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวชื่อ “MONTE – CARLO” และสถานที่เล่นการพนันชื่อ “CASINO DE MONTE – CARLO” ในประเทศราชรัฐโมนาโกเท่านั้น แต่ไม่ใช่หลักฐานการโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 715458 แต่อย่างใด เมื่อโจทก์ไม่มีหลักฐานอย่างอื่นมานำสืบให้เห็นได้ว่าโจทก์ได้ให้บริการเผยแพร่ หรือโฆษณาซึ่งบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ตามที่ขอจดทะเบียนไว้ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าโฆษณาการให้บริการทั้งเก้ารายการ สำเนาหลักฐานการโฆษณาการให้บริการทั้งเก้ารายการในสื่อต่าง ๆ ในประเทศไทยหรือพยานหลักฐานอื่น ๆ มาแสดงต่อศาลว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” กับบริการทั้งเก้ารายการที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการของผู้ให้บริการอื่น ประกอบกับโจทก์อุทธรณ์ยอมรับว่า การเล่นการพนันเป็นสิ่งต้องห้ามตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การให้บริการเผยแพร่หรือโฆษณาซึ่งบริการทั้งเก้ารายการภายใต้เครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ของโจทก์ในประเทศไทยจึงมีข้อจำกัด ไม่อาจทำได้อย่างบริษัทอื่นทั่วไป พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักและเหตุผลให้รับฟังว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายบริการ “CASINO DE MONTE – CARLO” กับบริการทั้งเก้ารายการที่โจทก์จดทะเบียนโดยการให้บริการเผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 ดังนี้ คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะสำหรับบริการทั้งเก้ารายการดังกล่าว จึงไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” สำหรับบริการทั้งเก้ารายการนี้ได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 และมาตรา 80 ประกอบมาตรา 6 เมื่อได้วินิจฉัยแล้วคำว่า “MONTE CARLO” เป็นเพียงชื่อของเขตหนึ่งของประเทศราชรัฐโมนาโก ไม่ใช่ชื่อเมืองหลวง เมืองท่า จังหวัดหรือเขตการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและไม่ใช่ชื่อทางภูมิศาสตร์อื่น ๆ ที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักกันแพร่หลายอันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2557 ข้อ 2 (3) และ (6) และคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” เป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 715454 เลขที่ 715455 และเลขที่ 715456 และเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของการบริการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ 715457 และเลขที่ 715458 (เว้นแต่รายการบริการจำนวน 9 รายการ ในคำขอจดทะเบียนบริการเลขที่ 715458 คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ถือเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการทั้งเก้าดังกล่าวโดยตรง) คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” จึงเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ก่อนที่โจทก์จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับพวกสินค้าจำพวก 9 ตามคำขอเลขที่ 715454 กับสินค้าจำพวก 16 ตามคำขอเลขที่ 715455 และกับสินค้าจำพวก 28 ตามคำขอเลขที่ 715456 รวมทั้งโจทก์ชอบที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ซึ่งมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) กับบริการจำพวก 38 ตามคำขอเลขที่ 715457 และบริการจำพวก 41 ยกเว้นรายการบริการจำนวน 9 รายการดังกล่าว ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณายกฟ้องโจทก์ที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715454 เลขที่ 715455 และเลขที่ 715456 ให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715457 และเลขที่ 715458 ส่วนเครื่องหมายบริการคำว่า “CASINO DE MONTE – CARLO” ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 715458 เพื่อใช้เฉพาะบริการจำนวน 9 รายการ ได้แก่ บริการการพนันเงิน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการจัดการสลากกินแบ่ง (ที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันออนไลน์ (จากเครื่อข่ายประมวลผลข้อมูล) (ที่ได้รับอนุญาต) บริการการพนันเงินและสลากกินแบ่งออนไลน์ (จากเครือข่ายประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาต) บริการห้องเล่นพนัน บริการคาสิโน (เกมที่ได้รับอนุญาต) บริการให้เช่าเครื่องเล่นพนันและเครื่องเล่นสำหรับสลากเล่นพนัน (ที่ได้รับอนุญาต) บริการคาสิโนและการพนันตลาด และบริการการพนันและสลากกินแบ่งผ่านทางวิทยุโทรศัพท์ เป็นคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติของบริการใน 9 รายการ ดังกล่าวโดยตรงตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
