แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
ย่อสั้น
เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้เลียนแบบกัน การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสินค้านั้นด้วย จึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเมื่อโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ทั้งได้จดทะเบียนในต่างประเทศอีกหลายประเทศ ตลอดจนลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลย โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย แม้จำเลยจะได้ครอบครองเครื่องหมายการค้าเป็นเวลานานประมาณ28 ปีแล้ว แต่เมื่อโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย และจำเลยได้จดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตเสียแล้ว จำเลยย่อมไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าว คำฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ขอจดทะเบียนดีกว่าจำเลยและให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนของจำเลยเป็นคำฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ ไม่ใช่กรณีที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 วรรคสอง แต่เมื่อเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและนับแต่ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องเป็นเวลาเกินกว่า 5 ปีแล้ว ดังนั้น โจทก์จึงนำคดีสู่ศาลเพื่อป้องกันในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้ เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคแรก
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเจ้าของผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าตามรูปและคำเป็นอักษรโรมันคำว่า”SANKYO”อ่านว่าซันเกียวอยู่ในวงกลมที่มีรูปดาวล้อมรอบวงกลมดังกล่าวซ้อนอยู่ด้านหลังของรูปภูเขาไฟซึ่งมียอดสามยอดและใต้รูปภูเขาไฟมีตัวอักษรโรมันคำว่า”ST”อ่านว่าที.เอส.และโจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า”FUJISTAR”อ่านว่าฟูจิสตาร์ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเป็นเวลาประมาณ40-50กว่าปีมาแล้วโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับสินค้าของโจทก์จำพวกกระดาษทรายมีการโฆษณาสินค้าของโจทก์ในประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วนอกจากนี้โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปภูเขาไฟซึ่งมีสามยอดภายใต้รูปภูเขาไฟมีอักษรโรมันคำว่า”TRADETSMARK”อ่านว่าที.เอส.เทรดมาร์คซึ่งมีรูปวงกลมมีดาวล้อมรอบซ้อนส่วนหลังของรูปภูเขาไฟภายในวงกลมมีอักษรโรมัน2แถวแถวบนเขียนเป็นอักษรโรมันโค้งไปตามส่วนขอบวงกลมว่า”WATERPROOFPAPER”อ่านว่าวอเตอร์ปรู๊ฟเปเปอร์ส่วนแถวล่างเป็นอักษรโรมันคำว่า”SANKYORIKAGAKU”อ่านว่าซันเกียวริคากากุซึ่งเป็นชื่อของบริษัทโจทก์โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์จำพวกกระดาษทรายและได้มีการโฆษณาเป็นที่แพร่หลายในประเทศต่างๆเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเช่นกันสำหรับในประเทศไทยโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามรูปและคำดังกล่าวในจำพวก50สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษทรายต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยให้เหตุผลว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ในสินค้าจำพวก50ชนิดสินค้ากระดาษทรายซึ่งโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและขอให้รอการวินิจฉัยไว้ก่อนการที่โจทก์ไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็เพราะจำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปเลียนแบบโดยการใช้รูปเค้าโครงเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งหมดไปเป็นแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้วดัดแปลงโดยเพิ่มอักษรโรมันคำว่า”FUJISTARBRAND”กับ”SILICONCARBIDE”และลบชื่อบริษัทของโจทก์ออกไปโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์การกระทำของจำเลยเป็นการแสดงหาประโยชน์ทางการค้าจากเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์และเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของจำเลยเกิดหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของด้วยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายในทางการค้าจากการกระทำของจำเลยเป็นอย่างมากถือว่าละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และทำให้โจทก์ไม่สามารถได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลยและสั่งห้ามไม่ให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยต่อไปให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและห้ามจำเลยใช้ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องใดๆกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือเครื่องหมายการค้าใดๆที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไปและสั่งให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ด้วย
จำเลยให้การว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอซึ่งจำเลยนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้น เดิมมีผู้บริหารของบริษัทไทยซันจำกัดเป็นผู้ประดิษฐ์คิดขึ้นมิได้ลอกเลียนแบบมาจากผู้ใดตัวอักษรT.Sอ่านว่าที.เอส.ย่อมาจากชื่อTHAISUNCO.,LTD.อ่านว่า”ไทยซันคัมปะนีลิมิเต็ดซึ่งเป็นชื่อของบริษัทไทยซันจำกัดต่อมาบริษัทไทยซันจำกัดโอนสิทธิให้แก่จำเลยและจำเลยนำไปยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยตั้งแต่พ.ศ.2504โดยสุจริตและมีการต่ออายุเครื่องหมายการค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้จำเลยครอบครองเครื่องหมายการค้านั้นมาโดยสุจริตโดยความสงบโดยเปิดเผยและชอบด้วยกฎหมายด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลานานกว่า28ปีแล้วจำเลยจึงได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโจทก์ไม่เคยใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มาก่อนจำเลยขณะที่จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของจำเลยในประเทศไทยนั้นไม่มีผู้ใดทำการค้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยหาได้ทำละเมิดต่อโจทก์ไม่เมื่อนายทะเบียนปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และโจทก์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องขอให้ยกฟ้อง
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปภูเขาไฟซึ่งมีสามยอดด้านหลังเป็นรูปวงกลมมีดาวล้อมรอบมีอักษรโรมันสามแถวโดยแถบบนคำว่า”WATERPROOFPAPER”แถวกลางคำว่า”SANKYORIKAGAKU”ในแถวล่างคำว่า”TRADESMARK”ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดีกว่าจำเลยให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117จากทะเบียนเครื่องหมายการค้ากองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปคำขออื่นให้ยก
จำเลยอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า”พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทซึ่งใช้กับสินค้ากระดาษทรายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่พ.ศ.2499ตามเอกสารหมายจ.9และจ.12แผ่นที่1พร้อมทั้งลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศญี่ปุ่นในปีเดียวกันตามเอกสารหมายจ.10และโจทก์ยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทในประเทศอื่นๆอีกเช่นประเทศอินโดนีเซียประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นตามเอกสารหมายจ.12ส่วนจำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเอกสารหมายจ.2ในสินค้าจำพวก50สำหรับสินค้ากระดาษทรายต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากระทรวงพาณิชย์เมื่อพ.ศ.2504เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นแรกว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่187955ดีกว่าจำเลยหรือไม่เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งมีอักษรโรมันคำว่าWATERPROOFPAPERภายในรูปวงกลมส่วนบนและมีรูปภูเขาสามยอดซึ่งภายในภูเขามีอักษรโรมันคำว่าTRADESMARKยื่นออกจากวงกลมส่วนล่างโดยมีดาวห้าแฉกล้อมรอบวงกลมนั้นมีลักษณะตัวอักษรและภาพวาดเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนเกินกว่าที่บุคคลจะคิดประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมิได้เลียนแบบกันการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้ากระดาษทรายเช่นเดียวกับสินค้าของโจทก์ย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของสินค้าด้วยจึงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตเมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่พ.ศ.2499รวมทั้งได้จดทะเบียนในต่างประเทศอีกหลายประเทศตลอดจนลงทุนโฆษณาเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลยโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่187955ดีกว่าจำเลย
ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นที่สองต่อไปมีว่าจำเลยครอบครองเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนตามเอกสารหมายจ.2จนได้สิทธิและโจทก์หมดสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าวหรือไม่เห็นว่าแม้จำเลยจะได้ครอบครองเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นเวลานานประมาณ28ปีแล้วก็ตามแต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยและจำเลยได้จดทะเบียนกับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริตเสียแล้วจำเลยย่อมไม่ได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและโจทก์ย่อมมีสิทธิขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้คดีไม่มีประเด็นว่าฟ้องขาดอายุความ10ปีตามที่จำเลยฎีกาหรือไม่
ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยในประเด็นที่สามสุดท้ายมีว่าเมื่อโจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์จะใช้สิทธิทางศาลได้หรือไม่เห็นว่าคำฟ้องโจทก์ในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่187955ดีกว่าจำเลยและให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่41940ทะเบียนเลขที่25117นั้นเป็นคำฟ้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องต่อศาลได้ไม่ใช่กรณีที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา16วรรคสองฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นแต่ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและนับแต่ได้ใช้พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องก็เป็นเวลาเกินกว่า5ปีแล้วดังนั้นโจทก์จึงนำคดีมาสู่ศาลเพื่อป้องกันในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้เพราะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา29วรรคแรกที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนั้นจึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา”
พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับสินค้าของจำเลยอีกต่อไปด้วยนอกจากที่ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
