แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
ย่อสั้น
โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า “MANDARIN ORIENTA” สำหรับบริการจำพวก42 ตามคำขอเลขที่ 225503 ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า M ในกรอบสี่เหลี่ยมมีคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ต่อท้ายสำหรับบริการจำพวก 42 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 227211 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ORIENTAL ดีกว่าจำเลย และจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์มาขอจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของนายทะเบียนโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าจำเลย โจทก์ใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่ขอจดทะเบียนมา 30 ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำเลยเพิ่งจะได้รับเครื่องหมายบริการมาจากแมนดาริน โฮเต็ล ฮ่องกง ลิมิเต็ด เมื่อปี 2530 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โจทก์จึงยื่นคำขอจดทะเบียน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับมีคำวินิจฉัยดังกล่าว โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ “MANDARIN ORIENTAL” ตามคำขอเลขที่ 225503 ของจำเลย หากจำเลยไม่ถอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการแมนดาริน มาก่อนที่โจทก์จะเปิดดำเนินกิจการและตั้งชื่อบริษัทว่า “บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด” จำเลยใช้เครื่องหมายคำว่า MANDARIN ORIENTAL เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอย่างดีและบ่งบอกให้สาธารณชนได้เห็นบริการของจำเลยแตกต่างจากที่อื่น การที่โจทก์นำเอาคำว่า “THE MANDARINBANGKOK” ซึ่งไม่เหมือนกับชื่อของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนมาใช้เป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ ภายหลังจำเลยก็ด้วยมีเจตนาไม่สุจริต หวังแอบอ้างเอาชื่อเสียงคำว่า “MANDARIN” ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของจำเลยและมีชื่อเสียงมาใช้เพื่อหวังประโยชน์ให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนโจทก์ คำว่า “MANDARIN” เป็นคำธรรมดามิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะอ้างสิทธิได้ว่าตนเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว โจทก์พยายามลอกเลียนเครื่องหมายบริการของจำเลยมาใช้โดยไม่สุจริต จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin ไว้แล้วในประเทศไทยเมื่อปี 2510 จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยชอบและดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ส่วนโจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์ โฮเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2508 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2510 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษและเครื่องเขียนเพื่อจัดทำและเป็นของใช้ในโรงแรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 โจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ปี 2517 โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ได้เข้ากลุ่มโรงแรมของจำเลย วันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 คำว่า MANDARIN ORIENTAL ตามคำขอเลขที่ 225503 วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 โดยเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนและคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ซึ่งเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยมีการเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามบันทึกถ้อยคำของนายสจ๊วต เบอร์เน็ท กรรมการจำเลยยืนยันว่าหลังจากโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเปิดดำเนินกิจการได้ไม่นานก็ประสบความสำเร็จ กลายเป็นโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดและให้บริการดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมากจนนิตยสารฟอร์จูนได้ลงคะแนนให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปี 2510 ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำหมายเลข 11 และมีนายวิเชียร ด่านบรรพต ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้จัดการด้านประสานงานฝ่ายขายและฝ่ายต้อนรับมาเบิกความเป็นพยานจำเลยสนับสนุนว่า ทำงานอยู่ที่โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล มานานกว่า 40 ปีแล้ว และโรงแรมได้เข้าร่วมอยู่ในเครือของจำเลยมาได้ประมาณ 26 ปีแล้ว ก่อนหน้านั้น โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับโรงแรมที่ดีของประเทศไทย แต่การบริการการประชาสัมพันธ์จะสู้โรงแรมในต่างประเทศไม่ได้ เหตุที่เลือกเข้ากลุ่มแมนดารินของจำเลยเพราะกลุ่มนี้มีโรงแรมตั้งอยู่ในเมืองฮ่องกงและมีชื่อเสียงมาก มีอุปกรณ์และการบริหารงานที่ดี ถือว่ากลุ่มนี้เป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของโลก คนที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมนี้ในเมืองฮ่องกงหากลาออกไปทำงานที่โรงแรมอื่นจะได้ตำแหน่งและค่าจ้างสูง หลังจากเข้ากลุ่มของจำเลยแล้ว โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร มีการปรับปรุงการบริหารงานและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินในเมืองฮ่องกง ได้รับการพัฒนาจนมีชื่อเสียงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการผู้มีอำนาจโจทก์ก็เบิกความรับว่า เคยไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้งทราบว่าโรงแรมแมนดารินเป็นโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง แต่ไม่เคยไปพักข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่จำเลยนำสืบว่าโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเป็นโรงแรมใหญ่เริ่มเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้เริ่มก่อการคนหนึ่ง จัดตั้งบริษัทควีนส์ โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 รับว่าเคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนางสาวเพียงใจจะต้องประกอบกิจการโรงแรมย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่างๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อมาใช้กับโรงแรมของตน โรงแรมควีนส์ โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดาริน กรุงเทพ ในปี 2510 ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของโจทก์ ครั้งที่ 1/2510 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2510 ตามเอกสารหมาย ล.16 บันทึกไว้ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่า ชื่อ ควีนส์ โอเต็ล ไม่ไพเราะและไม่เหมาะสมกับสากลนิยมจึงลงมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเสียใหม่ และลงมติให้ใช้ชื่อใหม่ว่า บริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่าทำไมจึงใช้ชื่อนี้ นางสาวเพียงใจซึ่งเบิกความเป็นพยานโจทก์ก็มิได้อธิบายเหตุผลพิเศษของการเปลี่ยนมาใช้ชื่อโรงแรมแมนดาริน เพียงแต่เข้าใจว่าเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน การเปลี่ยนก็เพื่อจะได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนผู้ที่เสนอให้ใช้ชื่อนี้เป็นนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเสนอให้ใช้ชื่อนี้เห็นว่า การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์ โฮเต็ลมาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพียงเพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสายจีน และเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนเท่านั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือ เพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์ อุทธรณ์จำเลยข้อนี้ฟังขึ้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผลส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ในเรื่องการสั่งให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางนั้น เห็นว่า แม้โจทก์ตกเป็นฝ่ายแพ้คดี ศาลก็มีอำนาจใช้ดุลพินิจไม่กำหนดให้โจทก์ผู้แพ้คดีรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมของจำเลยได้อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น”
พิพากษายืน
