แหล่งที่มา : สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
ย่อสั้น
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเป็นอักษรโรมัน ตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า “GIANFERRENTE” อ่านว่า “เจียนเฟอร์รองเต้” หรือ “จิอองเฟอร์รองเต้” ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า “GIANFRANCOFERRE” อ่านว่า “จิอองฟรังโก้เฟอร์รี่” แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรก ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตาม แต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์ คำว่า “GIAN” ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวส่วนของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ ผู้คัดค้านคือคำว่า”GIANFRANCO” ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้าย เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า “FERRENTE” ประกอบด้วย อักษรโรมัน 8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า “FERRE” ประกอบด้วยอักษรโรมัน 5 ตัว ทั้งการเรียกขานเครื่องหมายการค้า ของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกัน ดังนั้นรูปลักษณะของ ตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมด กับการวางรูปคำ เสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่าย แตกต่างกันเป็นส่วนมาก ทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขาน เครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือ คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ฯ จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิด ในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า “GIANFERRENTE” คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า “GIANFERRENTE” คล้ายกับเครื่องหมาย “GIANFRANCOFERRE” และสั่งระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จึงไม่ชอบ ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษา เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาล มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ จดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ เมื่อศาล วินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วซึ่งนายทะเบียน จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับ ขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ การปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใด โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาล บังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย ปัญหานี้ เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้
ย่อยาว
คดีสองสำนวนนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกัน
โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540เรื่องเครื่องหมายการค้าคำว่า “GIAN FERRENTE” ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอ 2 คำขอของโจทก์หากนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา
จำเลยทั้งสองสำนวนให้การทำนองเดียวกันว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลักษณะเครื่องหมายการค้าคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด มาก เมื่อใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้จำเลยจึงชอบที่จะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 557/2540 และที่ 558/2540 โดยให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “GIAN FERRENTE”ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 ของโจทก์ต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า “พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้โดยคู่ความมิได้โต้แย้งกันว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า “GIAN FERRENTE” อ่านว่า”จิอองเฟอร์รองเต้” หรือ “เจียนเฟอร์รองเต้” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 25 กับ 18 สินค้าประเภทรองเท้าคัทชู เข็มขัดเสื้อกระโปรงชุดติดกันและกระเป๋าสะพาย ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 บริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศอิตาลีได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า “GIANFRANCO FERRE'”อ่านว่า “จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่” สำหรับสินค้าจำพวกที่ 38, 9, 48และ 50 สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายกับแว่น และอุปกรณ์แว่น เครื่องหอม เครื่องเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่งกายตกแต่งผิดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าทำด้วยพลาสติก หนังเทียม รองเท้า ฯลฯตามคำขอเลขที่ 216288, 216289, 217855 และ 254829 รวม 4 เครื่องหมาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2537 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ดังกล่าวอ้างว่า โจทก์มีเจตนาไม่บริสุทธิ์ในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยรู้อยู่ก่อนว่าบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “GIANFRANCO FERRE” มาก่อน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด เป็นเหตุทำให้สาธารณชนผู้ซื้อและใช้สินค้าสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ขอให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำคัดค้านเอกสารหมาย จ.10 และ จ.11 โจทก์ได้ยื่นคำโต้แย้งตามเอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้าน ให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านตามเอกสารหมาย จ.16และ จ.17 บริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัดได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยว่ารูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของผู้คัดค้านคล้ายกันแม้เสียงเรียกขานจะต่างกันแต่เมื่อใช้กับสินค้าในจำพวกเดียวกันและมีรายการสินค้าครอบคลุมถึงกันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ชอบที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนตามมาตรา 16แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 257695 และ 257696 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ที่จดทะเบียนไว้แล้วจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดเป็นเหตุที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พึงรับจดทะเบียนไว้ชอบหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ขอจดทะเบียนตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 257695 และ 257696 เอกสารหมาย จ.1 และ จ.2 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาคำว่า”GIAN FERRENTE” อ่านว่า “เจียนเฟอร์รองเต้” หรือ “จิอองเฟอร์รองเต้” ส่วนเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ซึ่งจดทะเบียนไว้แล้วตามเอกสารหมาย ล.1 เป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ คำว่า”GIANFRANCO FERRE'” อ่านว่า “จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่” เมื่อพิจารณาเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายดังกล่าวแล้ว แม้จะเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีตัวอักษรโรมันสองคำเช่นเดียวกันและในภาคส่วนแรกประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัวแรกเหมือนกันก็ตามแต่อักษรโรมันคำอื่นที่ประกอบเป็นคำแตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์คือคำว่า “GIAN” ประกอบด้วยอักษรโรมัน 4 ตัว ส่วนของบริษัท จิอองฟรังโก้ เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านคือคำว่า”GIANFRANCO” ประกอบด้วยอักษรโรมัน 10 ตัว และภาคส่วนท้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้คำว่า “FERRENTE” ประกอบด้วยอักษรโรมัน8 ตัว ส่วนของผู้คัดค้านใช้คำว่า “FERRE” ประกอบด้วยอักษรโรมัน5 ตัว รูปลักษณะเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงแตกต่างกันการเรียกขานเครื่องหมายการค้าของทั้งสองเครื่องหมายแตกต่างกันคือของโจทก์เรียกขานว่า “จิอองเฟอร์รองเต้” ส่วนของผู้คัดค้านเรียกขานว่า “จิอองฟรังโก้เฟอรี่” เห็นได้ว่ารูปลักษณะของตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำ จำนวนตัวอักษรโรมันทั้งหมดกับการวางรูปคำเสียงเรียกขานเครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเครื่องหมายการค้า “GIANFRANCO FERRE'” มีคำว่า “FRANCO” แต่ของโจทก์ไม่มีคำนี้ จึงจะทำให้ลักษณะของคำและการเรียกขานเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีจุดสังเกตข้อแตกต่างได้ชัด น่าเชื่อว่าสาธารณชนจะมองเห็นความแตกต่างกันได้ ดังนั้น ข้อเท็จจริงตามที่ได้วินิจฉัยดังกล่าว จึงยังถือไม่ได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบริษัทจิอองฟรังโก้เฟอร์รี่ เอส.พี.เอ. จำกัด ผู้คัดค้านจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้สับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “GIAN FERRENTE” คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้า”GIAN FERRENTE” ที่โจทก์ขอจดทะเบียนคล้ายกับเครื่องหมายการค้า”GIANFRANCO FERRE'” ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ชอบที่นายทะเบียนจะปฏิเสธการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และให้ยกคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้นายทะเบียนระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงไม่ชอบ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพึงดำเนินการตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้น
อนึ่ง ตามคำบรรยายฟ้องและคำขอท้ายฟ้องโจทก์ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโดยฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534มาตรา 38 วรรคสอง และเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ แล้วมีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบและให้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนถ้าผู้ขอจดทะเบียนไม่ชำระค่าธรรมเนียมให้ถือว่าละทิ้งคำขอจดทะเบียนและการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ดังนี้ เมื่อศาลวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามฟ้องแล้วขั้นตอนดำเนินการต่อไปมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะดังกล่าวแล้วซึ่งในที่สุดนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไป มิใช่จะรับจดทะเบียนให้ได้โดยทันที และกรณียังไม่มีข้อโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับการปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าวแต่อย่างใดโจทก์ไม่มีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปเลย และปัญหานี้เป็นปัญหาอำนาจฟ้องซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาด้วยว่าให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ต่อไปนั้น ยังไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น จึงควรแก้ไขให้ถูกต้องเสียด้วย”
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
