แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์แล้วปรากฏว่าเครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประกอบด้วยรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และคำว่า “BULLDOG” ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของก็เป็นรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายเห็นได้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะของสุนัขพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์บูลด็อก ยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน ขาทั้งสี่ข้างล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตรงกันจนไม่อาจสังเกตเห็นความแตกต่างของรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะคล้ายกับการลอกเลียนกันมา คงมีข้อแตกต่างกันเพียงแต่ในรายละเอียดอื่นที่ไม่ใช่รูปสุนัข โดยในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้จะมีคำว่า “BULLDOG” ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่โจทก์กล่าวอ้างถึงไม่มีคำดังกล่าวประกอบหรือในบางครั้งก็มีคำว่า “MIRKA” ประกอบอยู่ด้วยอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบเหล่านั้น การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีรูปลักษณะของรูปสุนัขซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันคือพันธุ์บูลด็อกในลักษณะที่คล้ายกับลอกเลียนกันมาดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเช่นเดียวกันว่า “ตราสุนัข” หรือ “ตราหมา” หรือ “ตราหมาบูลด็อก” ได้ ด้วยความคล้ายกันอย่างมากโดยคล้ายกับลอกเลียนกันมาของรูปสุนัขดังกล่าว ประกอบกับความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองเช่นนี้ แม้จำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยไว้สำหรับใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าที่โจทก์ส่งมาขายในประเทศไทยก็ตาม แต่สินค้าของโจทก์และของจำเลยต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทรายและกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้
โจทก์มีหลักฐานสำเนาหนังสือโต้ตอบ สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายมาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ตั้งแต่ปี 2532 ในขณะที่จำเลยนอกจากจะไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ผ่านตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 แล้ว ยังปรากฏว่าบริษัทที่จำเลยเคยเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของโจทก์มาจำหน่าย การที่โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายและเครื่องมือเครื่องใช้ในการขัดถูโดยใช้เครื่องหมายการค้า มาตั้งแต่ปี 2486 การได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศต่าง ๆ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 รวมทั้งจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและการที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว และจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่โจทก์จะส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย คงนำสืบเพียงว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ล. ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 โดยประกอบกิจการขายปลีกเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตร รวมทั้งไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง กระดาษทราย และผ้าทราย แต่หลักฐานที่จำเลยอ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา ส่วนพยานหลักฐานอื่นก็เป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าอันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น โจทก์จึงเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปพันธุ์สุนัขบูลด็อกก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปพันธุ์สุนัขบูลด็อก ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 แม้โจทก์จะยังไม่เคยนำสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่สินค้าที่โจทก์นำมาจำหน่ายในประเทศไทยและสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าโจทก์เป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นแหล่งเดียว กับสินค้าของโจทก์ นอกจากนี้ เมื่อจำเลยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จำเลยเริ่มยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ทะเบียนเลขที่ ค4208 อีกทั้งยังปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนดังกล่าวและที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประกอบกับจำเลยอยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่างก่อสร้างจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง จำเลยย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้เชื่อว่าจำเลยจงใจนำเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ที่พิพาทในคดีนี้ดีกว่าจำเลย กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ของจำเลย
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การ จำเลยมีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง กำหนดระยะเวลาห้าปีตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 มิใช่นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าววันที่ 15 มิถุนายน 2548 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 ส่วนระยะเวลาที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์เป็นกรณีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ซึ่งจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ไม่ใช่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นคดีนี้ อีกทั้งจำเลยขาดต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการเดิม แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน กรณีดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับการนับระยะเวลาฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในคดีนี้ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67
เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกดีกว่าจำเลย การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับการใช้สินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลย และนำสินค้านั้นออกขาย ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยไม่ชอบ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องและสินค้าอื่นของจำเลย
รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” ไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 เพราะสินค้าดังกล่าวมิใช่สินค้าสุนัขพันธุ์บูลด็อก แต่รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นรูปที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้นตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6) ส่วนคำว่า “BULLDOG” ก็ไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องโดยตรง จึงเป็นคำที่มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องได้ ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1)
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค227964 คำขอเลขที่ 586127 ออกจากสารบบทะเบียนเครื่องหมายการค้า ให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขและคำว่า “BULLDOG” กับสินค้าของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวนเดือนละ 200,000 บาท นับแต่วันที่ 11 กันยายน 2551 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวและเลิกใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขและคำว่า “BULLDOG” กับสินค้าของจำเลย
จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามทะเบียนเลขที่ ค227964 ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนรูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกับกระดาษทรายและสินค้าอื่นของจำเลย กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนด ค่าทนายความให้ 20,000 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ โจทก์ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบผงขัด/ผงทราย และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกระบวนการปรับแต่งพื้นผิว รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดถูวัสดุที่ทำจากไม้และโลหะ โดยใช้เครื่องหมายรูปสุนัข ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย เดิมจำเลยชื่อนายวิเชียร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขและคำว่า BULLDOG คือเครื่องหมายการค้า สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ รายการสินค้า กระดาษทรายและผ้าทราย ตามคำขอเลขที่ ๒๓๔๗๙๓ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนตามทะเบียนเลขที่ ค๔๒๐๘ และออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๖ ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่เมื่อครบอายุทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยไม่ได้ขอต่ออายุทะเบียน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๕๖ ประกอบมาตรา ๕๔วรรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการสินค้าเดิม เป็นคำขอเลขที่ ๕๘๖๑๒๖ โจทก์ยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้ววินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวต่อไป ตามสำเนาคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ ๕๓/๒๕๔๙ โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มายื่นขอจดทะเบียน จึงเป็น เครื่องหมายการค้าที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบาย ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๘ (๙) จึงให้กลับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า และให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าว ตามสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ ๑๑๕๘/๒๕๕๐ ต่อมาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จำเลยยื่นฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญากับพวกต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ทป.๖๔/๒๕๕๑ ตามสำเนาคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ทป.๖๔/๒๕๕๑ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นอกจากนี้ในวันเดียวกันวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๗ รายการสินค้า ไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องอีก ๑ คำขอ เป็นคำขอเลขที่ ๕๘๖๑๒๗ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตรวจสอบแล้วรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นให้แก่จำเลยเป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ค๒๒๗๙๖๔ ตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โจทก์เคยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ รายการสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย แถบขัดเคลือบผงขัด/ผงทราย จานขัดเคลือบผงขัด/ผงทราย แผ่นขัดเคลือบผงขัด/ผงทราย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ เป็นคำขอเลขที่ ๓๒๔๒๖๒ แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอเลขที่ ๒๓๔๗๙๓ ทะเบียนเลขที่ ค๔๒๐๘ ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ ๓๒๔๒๖๒ และสำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ ๙๑๗/๒๕๔๒ ต่อมาวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ ๓ รายการสินค้า สิ่งที่ใช้ในการขัดถู สิ่งที่ใช้ในการขัดถูชนิดเคลือบ สิ่งที่ใช้ในการขัดถูที่ไม่ได้มาจากการทอ สิ่งที่ใช้ในการขัดถูชนิดยืดหยุ่นได้ ผ้าทราย กระดาษทราย เป็นคำขอเลขที่ ๖๓๖๙๙๔ แต่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามสำเนาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและสำเนาผลการตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า โจทก์ไม่เคยผลิตและส่งสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ส่วนจำเลยได้ขายสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยตามที่ได้รับการจดทะเบียนไว้
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการแรกว่า เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า ไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย และกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาภาพรวมของเครื่องหมายการค้าของจำเลยและของโจทก์แล้วปรากฏว่า เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ประกอบด้วยรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของก็เป็นรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย เห็นได้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะของสุนัขพันธุ์เดียวกันคือ พันธุ์บูลด็อก ยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน ขาทั้งสี่ข้างล้วนอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน และมีรายละเอียดต่าง ๆ ตรงกันจนไม่อาจสังเกตเห็นความแตกต่างของรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมายได้อย่างชัดเจน และมีลักษณะคล้ายกับการลอกเลียนกันมา คงมีข้อแตกต่างกันเพียงแต่ในรายละเอียดอื่นที่ไม่ใช่รูปสุนัข โดยในเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างของสุนัขซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนไว้จะมีคำว่า “BULLDOG” ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่โจทก์กล่าวอ้างถึงไม่มีคำดังกล่าวประกอบหรือในบางครั้งเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์ก็มีคำว่า “MIRKA” ประกอบอยู่ด้วยอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบเหล่านั้น การที่เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยมีรูปลักษณะของรูปสุนัขซึ่งปรากฏชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันคือ พันธุ์บูลด็อกในลักษณะที่คล้ายกับลอกเลียนกันมาดังกล่าว ย่อมทำให้สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเช่นเดียวกันว่า “ตราสุนัข” หรือ “ตราหมา” หรือ “ตราหมาบูลด็อก” ได้ ด้วยความคล้ายกันอย่างมากโดยคล้ายกับลอกเลียนกันมาของรูปสุนัขดังกล่าว ประกอบกับความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองเช่นนี้ แม้จำเลยจะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยไว้สำหรับใช้กับสินค้าต่างจำพวกกับสินค้าที่โจทก์ส่งมาขายในประเทศไทยก็ตาม แต่สินค้าของโจทก์และของจำเลยต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน ดังนี้ เครื่องหมายการค้า ที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คำขอเลขที่ 586127 จึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของและใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย และกระดาษทรายจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ อุทธรณ์ของจำเลยประการนี้ฟังไม่ขึ้น
มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการต่อไปว่า กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คำขอเลขที่ 586127 ของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีหลักฐานสำเนาหนังสือโต้ตอบ สำเนาใบสั่งซื้อสินค้า และสำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายมาแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์คือ บริษัทโซลิเมค จำกัด และบริษัทบี แอนด์ บี โซลิเมค จำกัด ตั้งแต่ปี 2532 แม้สำเนาสัญญาตัวแทนจำหน่ายจะระบุชื่อคู่สัญญาระหว่างโจทก์กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.พี. อุตสาหกรรม แต่จำเลยก็ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัททั้งสองบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว นอกจากนี้นางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยอธิบายข้อความในถ้อยแถลงของนายราล์ฟ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโจทก์ที่ว่า บริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.พี. อุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกัน ทั้งนี้โดยนิติบุคคลทั้งสองดังกล่าวมีนายคชา เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทกับเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ตามเอกสารแสดงรายละเอียดนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.วาย.พี. อุตสาหกรรม กับหนังสือรับรองของบริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด ในขณะที่จำเลยนอกจากจะไม่ได้นำสืบพยานหลักฐานหักล้างพยานหลักฐานเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ผ่านตัวแทนจำหน่ายของโจทก์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2532 แล้ว ยังปรากฏจากบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของจำเลยระบุรับข้อเท็จจริงว่า บริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด ในขณะที่จำเลยเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขายปลีกกระดาษทราย และบริษัทดังกล่าวได้สั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายของโจทก์มาจำหน่าย นอกจากนี้จำเลยยังไม่ได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่จำเลยมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด การที่โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้ากระดาษทรายและเครื่องมือเครื่องใช้ในการขัดถูโดยใช้เครื่องหมายการค้า มาตั้งแต่ปี 2486 การได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศต่าง ๆ สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 รวมทั้งจำเลยไม่ได้นำสืบโต้แย้งข้อเท็จจริงในบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของนางดารานีย์ พยานโจทก์กับพยานเอกสารอื่น ๆ ของโจทก์ที่นำสืบในเรื่องความเป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและการที่จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินค้าของโจทก์ดังกล่าว และจำเลยไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้า มาก่อนที่โจทก์จะส่งสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จำเลยคงนำสืบเพียงว่าจำเลยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศผาสุขอิมปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2527 โดยประกอบกิจการขายปลีกเครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตร รวมทั้งไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง กระดาษทราย และผ้าทราย ตามเอกสารบริการทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่หลักฐานการจำหน่ายกระดาษทรายและไฟเบอร์ขัดเหล็กที่จำเลยอ้างว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ ที่มีลักษณะเป็นเอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์โฆษณาสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุวันเวลาลงโฆษณา ทั้งจำเลยเองยังเบิกความตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเพิ่งเปิดมาประมาณไม่เกิน 2 ปี ส่วนเอกสารสำเนาใบยืมสินค้าชั่วคราวก็ระบุว่าเป็นเอกสารที่ออกในช่วงปี 2540 ถึงปี 2548 สำหรับบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและคำเบิกความของนายสุรัตน์ พยานจำเลยที่ว่า พยานเคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหราชค้าไม้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ พยานติดต่อค้าขายกับจำเลยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยสั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายม้วนยี่ห้อหมาจากจำเลยเรื่อยมา แต่กลับปรากฏตามสำเนาใบยืมสินค้าชั่วคราวที่พยานอ้างเป็นหลักฐานแสดงการซื้อขายสินค้าระหว่างพยานกับจำเลยว่าพยานสั่งซื้อสินค้ากระดาษทรายม้วนยี่ห้อหมาจากจำเลยในปี 2540 และในปี 2543 และยังปรากฏว่าพยานปากนี้เป็นหลานจำเลยผู้เป็นอา กับทั้งเอกสารสำเนาใบยืมสินค้าชั่วคราวที่อ้างถึงเพื่อเป็นพยานหลักฐานแสดงการสั่งซื้อสินค้าระหว่างจำเลยกับร้านค้าอื่นๆ เช่น ร้านพรเจริญนั้น ก็เป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นไป อันเป็นเวลาภายหลังจากที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ในประเทศไทยแล้วทั้งสิ้น พยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2529 สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า ผ้าทรายแผ่นกลม กระดาษและสายพานสำหรับฝน ขัดถูและขัดเงา และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า เครื่องใช้ในการขัดถูและชิ้นส่วนของเครื่องใช้ในการขัดถู ที่ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ตั้งแต่ปี 2540 กับยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 และที่ 7 อีกหลายประเทศ โจทก์จำหน่ายสินค้าจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และวัสดุที่ใช้ในการขัดถูที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยผ่านทางตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์คือบริษัทโซลิเมค จำกัด และบริษัทบี แอนด์ บี โซลิเมค จำกัด ในช่วงปี 2532 ถึงปี 2534 โจทก์จึงเป็นผู้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกก่อนที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 รายการสินค้า ไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 แม้โจทก์จะยังไม่เคยนำสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย แต่สินค้าที่โจทก์นำมาจำหน่ายในประเทศไทยและสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องต่างก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน อีกทั้งการที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกกับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลยดังกล่าวอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าโจทก์เป็นเจ้าของของสินค้า หรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเป็นแหล่งเดียวกับสินค้าของโจทก์ดังได้วินิจฉัยไว้แล้ว นอกจากนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริษัทเอ็ม. เค. อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่จำเลยเริ่มยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 234793 ทะเบียนเลขที่ ค4208 อีกทั้งยังปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวและที่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 คล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก ที่โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้แล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่จำเลยอยู่ในวงการค้าขายสินค้าเครื่องมือช่างก่อสร้างจำพวกกระดาษทราย ผ้าทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง จำเลยย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนไปยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกในปี 2535 กรณีมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่าจำเลยจงใจนำเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์ไปขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนที่จำเลยจะนำเครื่องหมายการค้า ไปยื่นคำขอจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าที่มีลักษณะเดียวกับสินค้าของโจทก์ ซึ่งอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ที่พิพาทในคดีนี้ดีกว่าจำเลย กรณีมีเหตุสมควรให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ของจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยประการนี้ฟังไม่ขึ้น
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยประการสุดท้ายว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยจะไม่ได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การ แต่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 เป็นบทบัญญัติที่กำหนดระยะเวลาให้ผู้มีส่วนได้เสียฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าจึงเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง และเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยมีสิทธิยกปัญหาดังกล่าวขึ้นกล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 38 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง อย่างไรก็ดี กำหนดระยะเวลาห้าปีตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ต้องนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 มิใช่นับแต่วันที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 และสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ว่า จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 มีการประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าววันที่ 15 มิถุนายน 2548 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 ดังนั้นเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามมาตรา 40 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2548 และโจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จึงไม่เกินกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 40 ดังกล่าว ส่วนระยะเวลาที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์นั้น เป็นกรณีของการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 มิใช่การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 7 ตามสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ที่โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นคดีนี้ อีกทั้งจำเลยขาดต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว แม้จำเลยจะยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกและรายการเดิม แต่ก็ปรากฏว่ายังไม่ได้รับการจดทะเบียน กรณีดังกล่าวจึงไม่เกี่ยวข้องกับการนับกำหนดระยะเวลาฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586127 ทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค227964 ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 67 อุทธรณ์ของจำเลยประการนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน
อนึ่ง เมื่อโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกดีกว่าจำเลย การที่จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวสำหรับใช้กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องของจำเลย และนำสินค้านั้นออกขาย ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์โดยไม่ชอบ โจทก์จึงมีสิทธิที่จะขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องและสินค้าอื่นของจำเลย แต่ที่ศาลทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อก และคำว่า “BULLDOG” ล้วนเป็นสิ่งสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง โจทก์ไม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” เป็นเครื่องหมายการค้า จำเลยจึงยังมีสิทธิที่จะใช้รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” เป็นเครื่องหมายการค้าได้เพียงแต่ว่ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของจำเลยจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับรูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้า และพิพากษาให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า”BULLDOG” กับสินค้าของจำเลย แต่พิพากษาห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนรูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกับกระดาษทรายและสินค้าอื่นของจำเลยนั้น เห็นว่า รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” ไม่ใช่สิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้อง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 17 เพราะสินค้าดังกล่าวมิใช่สินค้าสุนัขพันธุ์บูลด็อก แต่รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกเป็นรูปที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะเป็นภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (6) ส่วนคำว่า “BULLDOG” ก็มิใช่คำที่เล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทรายและไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องโดยตรง จึงเป็นคำที่มิได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงอันมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (2) รูปสุนัขพันธุ์บูลด็อกและคำว่า “BULLDOG” ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนสำหรับใช้กับสินค้าเครื่องมือที่ใช้ในการขัดถู ผ้าทราย กระดาษทราย และไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องได้ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 6 (1) ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าในส่วนรูปสุนัขที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของโจทก์กับสินค้าไฟเบอร์ตัดโลหะและกระเบื้องกับกระดาษทรายและสินค้าอื่นของจำเลยนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วยในผล
พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ
