แหล่งที่มา : กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
ย่อสั้น
โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยมีจำเลยที่1 เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำกิจการแทนจำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียว คำบรรยายฟ้องของโจทก์และคำขอบังคับเป็นการฟ้องว่าจำเลยทั้งสอง ร่วมกันเอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสองทั้งข้อเท็จจริงจำเลยทั้งสองก็แถลงรับว่าจำเลยเริ่มผลิตสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาก่อนฟ้องโดยโฆษณาว่าจำเลยเป็น ผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยการกระทำของจำเลยทั้งสอง อาจเป็นการร่วมกันทำละเมิดต่อ โจทก์ดังข้ออ้างตามคำฟ้องโจทก์จึง มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่าWOOLWORTH (วูลเวิร์ธ)และWOOLCO(วูลโก)และใช้แพร่หลายในทวีปอเมริกาและยุโรป หลายประเทศมาหลายสิบปีก่อนที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าคำว่าWOOLWORTH(วูลเวิร์ธ)เมื่อจำเลยที่1และที่ 2 ทราบดีว่าเครื่องหมายการค้า ดังกล่าวเป็นของโจทก์และโจทก์ได้ใช้แพร่หลาย ในต่างประเทศมาก่อนและจำเลยได้นำเอาคำว่าWOOLWORTH(วูลเวิร์ธ) มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และนำมาใช้กับ ผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยและโฆษณาว่าจำเลยที่ 2 เป็น ตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียว ในประเทศไทย จึงเป็นการแสดงเจตนา ให้เห็นว่าจำเลยแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้า ของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยเจตนาไม่สุจริตการ ที่ จำเลยที่1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH(วูลเวิร์ธ)เป็นของตนจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า WOOLWORTH ดีกว่าจำเลยที่ 1 เครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWA,WOOLWO และ WOOLWARDที่จำเลยที่1ขอจดทะเบียนนอกจากมีคำหน้าว่า WOOLตรงกับคำหน้า ของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งเป็นตัวยืนและจุดเด่นของ เครื่องหมายการค้าแล้ว คำท้ายของแต่ละคำก็อ่านออกเสียงใกล้เคียงกับ คำท้ายของเครื่องหมายการค้าWOOLWORTH และ WOOLCO ของโจทก์ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยไม่ชอบจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า WOOLWAWOOLWO และWOOLWARD เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้า คำว่า WOOLWORTH(วูลเวิร์ธ) ของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลย โดยไม่สุจริตแล้วการกระทำของจำเลยดังกล่าวย่อมอาจทำให้สาธารณชน เกิดความสับสนและหลงผิดได้ว่าสินค้าที่จำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยการกระทำของจำเลย เป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นโจทก์จึงมีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยได้
ย่อยาว
โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ)และ Woolco (วูลโก) จดทะเบียนในต่างประเทศหลายประเทศและเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศทั่วโลกหลายสิบปีแล้ว โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวข้างต้นต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 คัดค้านนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่พิจารณาให้โจทก์โดยอ้างว่าเหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” (วูลเวิร์ธ) “Woolwa” (วูลวา) “Woolwo” (วูลโว)และ “Woolward” ซึ่งจำเลยที่ 1 ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ก่อน ทำให้โจทก์เสียหายขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่5 กันยายน 2523 และพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า คำว่า “Woolworth” และ “Woolco” ดีกว่าจำเลย ห้ามไม่ให้จำเลยทั้งสองคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” และคำว่า “Woolco” ของโจทก์กับห้ามใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและใช้ชื่อทางการค้าคำว่า “Woolworth”กับสินค้าและกิจการของจำเลยทั้งให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 100484 ถึง 100487, 106273 และ 114711 เสีย
จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง คำว่า “Woolworth”กับ “Woolco” ไม่ได้เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” เป็นของจำเลยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2520 เครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolwa”, “Woolwo” และ “Woolward” จำเลยได้จดทะเบียนไว้แล้วและไม่มีผู้ใดคัดค้าน ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนคำว่า “Woolworth” และ”Woolco” ภายหลังที่จำเลยได้ยื่นไว้แล้วจึงต้องห้ามตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีสิทธิดีกว่าโจทก์ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า”Woolworth” และ “Woolwo” ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์และห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า “Woolworth” และ “Woolco” กับสินค้าและกิจการค้าของโจทก์ในประเทศไทย
โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า คำว่า “Woolworth” กับ “Woolco” เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้แพร่หลายกับสินค้าและกิจการค้าขายของโจทก์ทั่วโลกเป็นเวลานานก่อนจำเลยยื่นคำขอจดทะเบียน จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 1มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” และ “Woolwo” ดีกว่าโจทก์และห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” และ “Woolco” กับสินค้าของโจทก์และให้เพิกถอนการขอจดทะเบียนของโจทก์
โจทก์อุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
โจทก์ฎีกา
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้นอกจากโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ฉบับลงวันที่ 5 กันยายน 2523 (เอกสารหมาย 4ท้ายฟ้อง) กับขอให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าและห้ามมิให้จำเลยทั้งสองคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กับให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ยังบรรยายมาในฟ้องข้อ 6ว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลโดยมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้จัดการมีอำนาจกระทำกิจการแทนจำเลยที่ 2 ได้แต่ผู้เดียว จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันนำชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ในทางการค้าและในการโฆษณาเกี่ยวกับการค้าของจำเลยทั้งนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยเป็นของโจทก์หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย กับมีคำขอบังคับให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าและใช้ชื่อทางการค้าว่า “Woolworth” กับสินค้าและกิจการค้าของจำเลยเห็นได้ว่า คำบรรยายฟ้องของโจทก์และคำขอบังคับดังกล่าวเป็นการฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันเอาสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 29 วรรคสอง ทั้งข้อเท็จจริงจำเลยทั้งสองก็แถลงรับว่า จำเลยเริ่มผลิตกางเกงยีนส์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่าWoolworth U.S.A. มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2520 โดยโฆษณาว่าจำเลยเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย การกระทำของจำเลยทั้งสองอาจเป็นการร่วมกันกระทำละเมิดต่อโจทก์ดังข้ออ้างตามคำฟ้อง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ด้วย ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น
โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth”และ “Woolco” ดีกว่าจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 1 ใช้และขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” นั้น เป็นการลอกเลียนเอามาจากชื่อและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยรับกันฟังได้ว่า คำว่า “Woolworth” เป็นชื่อห้างสรรพสินค้าของโจทก์ ซึ่งเริ่มตั้งมาในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 100 ปีแล้ว ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าชื่อ Woolworth(วูลเวิร์ธ) ในทวีปอเมริกาและยุโรปหลายประเทศและโจทก์จดทะเบียนคำว่า Woolworth(วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) เป็นเครื่องหมายการค้าในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ตามเอกสารหมาย จ.1-จ.180, จ.183-จ.195 และ จ.205-จ.214 และอีกหลายประเทศมาก่อนจำเลยขอจดทะเบียน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ์ และ Woolco (วูลโก) มาก่อน จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) จึงมีปัญหาว่าจำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) โดยสุจริตหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth(วูลเวิร์ธ) ของโจทก์แพร่หลายในต่างประเทศมาแล้วหลายสิบปีและจำเลยยอมรับว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา โจทก์ก็เคยซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศไทยหลายรายเพื่อส่งไปต่างประเทศ โดยโจทก์ให้ปิดเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ)และ Woolco (วูลโก) เช่นเสื้อผ้า และสินค้าเบ็ดเตล็ด จำเลยเพิ่งเริมผลิตกางเกงยีนส์ใช้เครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2520 คือหลังจากโจทก์นำเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) มาใช้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยแล้ว 2 ปี จึงน่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 ในฐานเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทจำเลยที่ 2 ซึ่งประกอบการค้าผลิตเสื้อผ้าขาย ได้เห็นเครื่องหมายการค้าWoolworth (วูลเวิร์ธ) และ Woolco (วูลโก) ของโจทก์มาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะนำเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) มาใช้กับกางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตออกจำหน่าย นอกจากนี้ กางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตออกจำหน่ายนอกจากใช้เครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์แล้ว ยังมีคำว่า U.S.A. ซึ่งหมายถึงประเทศสหรัฐอเมริกาติดอยู่ด้วย อันเป็นการแสดงว่ากางเกงยีนส์ดังกล่าวผลิตมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับโฆษณาขายกางเกงยีนส์ที่จำเลยผลิตดังกล่าวจำเลยก็โฆษณาแอบอ้างว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยทั้ง ๆ ที่เป็นกางเกงยีนส์ที่จำเลยที่ 2 ผลิตขึ้นเอง ยิ่งกว่านั้น จำเลยยังได้ทำถุงกระดาษสำหรับใส่สินค้าของจำเลยให้แก่ลูกค้าตามวัตถุพยานหมาย จ.196 ก็ได้พิมพ์ภาพโฆษณาขายกางเกงยีนส์ของจำเลยโดยในภาพโฆษณามีภาพถ่ายร้านค้าชื่อ Woolworth ด้วย เมื่อพิเคราะห์เปรียบเทียบตัวอักษรของคำว่า Woolworth ที่ถุงกระดาษหมาย จ.196 กับป้ายชื่อห้างของโจทก์ในต่างประเทศตามภาพถ่ายหมาย จ.181 อันดับที่ 10 แล้ว เห็นได้ว่า มีรูปลักษณะของตัวอักษรเหมือนกันอีกด้วยแสดงให้เห็นว่า ผู้ออกแบบให้แก่จำเลยมีเจตนาลอกเลียนแบบเอาป้ายชื่อห้างของโจทก์มาใช้ในการโฆษณาของจำเลย ฉะนั้นจากข้อเท็จจริงดังวินิจฉัยมาแล้วข้างต้นมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า ก่อนจำเลยที่ 1 ใช้เครื่องหมายการค้า Woolworth(วูลเวิร์ธ) กับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยนั้น จำเลยที่ 1ได้ทราบดีอยู่แล้วว่าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) เป็นชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่แพร่หลายอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อกรณีเป็นเช่นนี้การที่จำเลยนำเอาคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) มาขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 และนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ของจำเลยและโฆษณาว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย จึงเป็นการแสดงเจตนาให้เห็นว่า จำเลยแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยเจตนาไม่สุจริต การที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Woolworth (วูลเวิร์ธ) เป็นของตนจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์จึงมีสิทธิจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Woolworth ดีกว่า จำเลยที่ 1
มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า จำเลยที่ 1 มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolwa, Woolwo และ Woolward หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คำทั้งสามดังกล่าวนอกจากมีคำหน้าว่า Wool ตรงกับคำหน้าของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งเป็นตัวยืนและจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าแล้ว คำท้ายของแต่ละคำก็อ่านออกเสียงใกล้เคียงกับคำท้ายของเครื่องหมายการค้า Woolworth และ Woolcoของโจทก์ด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนาเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเช่นเดียวกัน จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolwa, Woolwo และ Woolward ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ข้อนี้ก็ฟังขึ้น
มีปัญหาต่อไปว่า โจทก์มีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าและใช้ชื่อทางการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) กับสินค้าและกิจการค้าของจำเลยได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยนำเอาเครื่องหมายการค้าคำว่า Woolworth (วูลเวิร์ธ) ของโจทก์มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของจำเลยโดยไม่สุจริตดังได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น การกระทำของจำเลยดังกล่าว ย่อมอาจทำให้สาธารณชนเกิดความสับสนและหลงผิดได้ว่า สินค้าที่จำเลยผลิตออกจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การกระทำของจำเลยเป็นการแสวงหาประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ห้ามจำเลยได้
พิพากษากลับเป็นว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth”และ “Woolco” ดีกว่าจำเลย ห้ามจำเลยที่ 1 คัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า “Woolworth” และ “Woolco” ของโจทก์กับให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 100484 ถึง 100487,106273 และ 114711 เสีย และห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าและใช้ชื่อทางการค้าคำว่า “Woolworth” กับสินค้าและกิจการค้าของจำเลย
